Ochrona przyznana słownym znakom towarowym obejmuje zawarte w nich elementy słowne, nie zaś możliwe sposoby ich przedstawienia. Znaki słowne podlegają zatem ochronie niezależnie od tego, w jakiej formie graficznej, kolorze czy czcionce są używane na rynku.

W niektórych przypadkach uprawnieni do znaków mogą jednak mieć problemy z wykazaniem ich rzeczywistego używania, jeżeli w obrocie oznaczeniom towarzyszą dodatkowe elementy odróżniające.

Potwierdzenie ww. trudności przyniósł wyrok Sądu UE z dnia 28 czerwca 2017 r., wydany w sprawie T‑333/15, w której spółka Josel SL wystąpiła przeciwko rozstrzygnięciu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawie znaku „NN”[1].

****

Tło sprawy

Holenderska spółka Nationale-Nederlanden Nederland BV złożyła wniosek o udzielenie rejestracji międzynarodowej znaku słownego „NN” na terenie Unii Europejskiej. Zgłoszenie obejmowało usługi z klasy 36, tj. usługi dotyczące ubezpieczeń, działalności finansowej, bankowości i usługi związane z majątkiem nieruchomym.

Powyższe zgłoszenie, opublikowane przez EUIPO, zostało zakwestionowane przez spółkę Josel SL, która złożyła wobec niego sprzeciw. Opierał się on na mylącym podobieństwie znaku holenderskiej spółki do wcześniej zarejestrowanego słownego znaku hiszpańskiego „NN”, który obejmował w klasie 36 usługi związane z wynajmowaniem domów, ubezpieczeniami oraz usługi finansowe. W postępowaniu przed EUIPO Nationale-Nederlanden zażądała – zgodnie z przepisem art. 42 ust 2. rozporządzenia 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej jako „Rozporządzenie”)[2] – przedstawienia przez spółkę hiszpańską dowodów używania wcześniejszego znaku „NN” na rynku. Pomimo że wnoszący sprzeciw przedstawił dowody na obecność oznaczenia „NN” na rynku hiszpańskim, Urząd uznał je za niewystarczające dla wykazania rzeczywistego używania i odrzucił sprzeciw w całości.

W wyniku rozpoznania odwołania spółki Jodel SL od decyzji EUIPO Izba Odwoławcza stwierdziła, że Urząd zasadnie rozstrzygnął, że wnoszący sprzeciw nie zdołał wykazać używania znaku „NN” w rzeczywistym wymiarze. Zgromadzone w postępowaniu przed Urzędem dowody nie przedstawiały bowiem znaku będącego podstawą sprzeciwu, ale różniący się dodatkowymi elementami znak słowno-graficzny. Przedstawione dowody, oprócz m.in. elementu graficznego w postaci czarnego koła, zawierały również słowa „NÚÑEZ I NAVARRO”:

AM

Według Izby Odwoławczej ww. element słowny widniejący obok liter „NN” nie mógł zostać uznany za nieistotny czy niezauważalny. Przeciwnie – w opinii Izby zmieniał on charakter odróżniający oznaczenia jako całości w taki sposób, że odbiorcy byliby bardziej skłonni do zapamiętania w nim właśnie elementu „NÚÑEZ I NAVARRO” niż samych liter „NN”.

Dodatkowo Izba wskazała, że za wnioskiem o niewykazaniu przez spółkę Josel SL rzeczywistego używania przemawia sam sposób przedstawienia liter „NN” w zgromadzonych w sprawie dowodach, tj. na tle czarnego okręgu, gdzie same litery są zapisane pogrubioną, cieniowaną czcionką i przesunięte względem siebie. Zdaniem Izby taki sposób przedstawienia odbiega bowiem od prostego zobrazowania elementu słownego.

Używanie znaku towarowego w formie różniącej się od zarejestrowanej

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Rozporządzenia jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela na terenie Unii Europejskiej w stosunku do usług, dla których jest zarejestrowany, podlega określonym sankcjom. Jedną z takich sankcji jest brak możliwości skutecznego powołania się na nieużywany znak jako podstawę sprzeciwu.

Rozporządzenie dopuszcza jednocześnie możliwość używania znaku towarowego w formie innej niż zarejestrowana. Różnice między oznaczeniami nie mogą jednak zmieniać   charakteru odróżniającego znaku jako całości i powinny sprowadzać się do drobnych, niezauważalnych elementów, aby znak zarejestrowany i używany mogły zostać uznane za ekwiwalentne. Przy tym używanie znaku słownego stanowi używanie w jakiejkolwiek formie graficznej, czcionce czy kolorze. Również w sprawie znaku „NN” Sąd stwierdził, że co do zasady sposób jego przedstawienia byłby wystarczający dla uznania jego rzeczywistego używania.

Sąd uznał jednak, że dodatkowe elementy, z którymi znak łącznie występował w obrocie, tj. słowa „NÚÑEZ I NAVARRO”, zmieniają sposób jego postrzegania przez odbiorców. Sąd zwrócił uwagę, że słowa „nuñez” i „navarro” są pozbawione jakiegokolwiek znaczenia w stosunku do objętych rejestracją usług i posiadają własną zdolność odróżniającą. Tym samym ich obecność obok liter „NN” zmienia charakter odróżniający znaku.

Sąd jednocześnie nie uwzględnił argumentów Josel SL, że „NÚÑEZ I NAVARRO” to nazwa podmiotu, do którego należy skarżąca spółka, i uznał, że okoliczność ta nie ma żadnego wpływu na ocenę w przedmiotowej sprawie. Sąd zwrócił przy tym uwagę na pozycję i sposób przedstawienia tego komponentu w znaku jako całości oraz na fakt, że litery „NN” mogą być postrzegane jako pierwsze litery nazwisk „Núñez” i „Navarro”.

Sąd tym samym uznał ocenę Izby Odwoławczej EUIPO za zasadną i wskazał, że skarżąca spółka nie zdołała wykazać rzeczywistego używania znaku.

[1] Decyzja IV Izby Odwoławczej z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. R 1531/2014-4.

[2] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 1).