10 listopada 2021 r. zapadł wyrok Sądu UE (sprawa T-353/20), w którym Sąd oddalił skargę zgłaszającego znak AC MILAN (AC Milan S.p.A) i tym samym podtrzymał decyzję EUIPO, że znak ten nie może być przedmiotem międzynarodowej rejestracji jako znak towarowy wskazujący Unię Europejską (IR 1329545) w odniesieniu do artykułów papierniczych i biurowych (klasa 16 klasyfikacji nicejskiej). Reprezentacja znaku AC MILAN znajduje się poniżej:

Sprzeciw wobec ww. zgłoszenia został złożony przez niemiecką spółkę InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG. Jako podstawę sprzeciwu podała ona wcześniejszy znak niemiecki MILAN, zgłoszony w 1984 r. i zarejestrowany w 1988 r. dla towarów identycznych lub podobnych do tych w klasie 16, dla których został zgłoszony znak AC MILAN. Niemiecka spółka uznała bowiem, że ze względu na podobieństwo zgłoszonego znaku towarowego do wcześniejszego znaku towarowego, do którego praw była właścicielem, rejestracja znaku AC MILAN mogłaby stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia niemieckich odbiorców w błąd.

Interesujące w niniejszej sprawie jest to, że chociaż przedmiotem porównania był znak słowno-graficzny oraz znak słowny, to EUIPO, a następnie Sąd stwierdziły wysokie podobieństwo fonetyczne oraz średnie podobieństwo wizualne oznaczenia AC MILAN do wcześniejszego niemieckiego słownego znaku towarowego MILAN. W tym kontekście EUIPO i Sąd uznały, że choć element graficzny zgłoszonego znaku towarowego nie zostanie niedostrzeżony przez właściwy krąg odbiorców, w szczególności ze względu na jego rozmiar i umiejscowienie, to uwaga tych osób nie skupi się na tym elemencie. Przyciągnie ją bowiem element słowny złożony z liter „AC” i wyrazu „MILAN”, ponieważ te litery i ten wyraz zostały zapisane wielkimi literami i stylizowaną czcionką, a tworzone przez nie element słowny znacznie przekracza długością element graficzny. W konsekwencji przyjęto, że element „AC MILAN” stanowi element dominujący zgłoszonego znaku towarowego. Co więcej, EUIPO i Sąd uznały, że o ile część właściwego kręgu odbiorców może postrzegać element słowny „AC MILAN” zgłoszonego znaku towarowego jako odniesienie do tego klubu piłkarskiego miasta Mediolan we Włoszech (twierdzenia zgłaszającego), o tyle kolidujące ze sobą oznaczenia odsyłają do włoskiego miasta Mediolan. Na tej podstawie EUIPO i Sąd stwierdziły podobieństwo oznaczeń na płaszczyźnie znaczeniowej.

W odniesieniu do podniesionego przez AC Milan argumentu opartego na renomie zgłoszonego znaku towarowego w Niemczech, związanej z popularnością tego klubu piłkarskiego, Sąd zauważył, że jedynie renoma wcześniejszego znaku towarowego – a nie zgłoszonego znaku – powinna być brana pod uwagę do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

W konsekwencji Sąd orzekł, że podobieństwo (na wszystkich płaszczyznach) między oznaczeniami będącymi przedmiotem omawianej sprawy są na tyle istotne, że należy stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i wykluczyć możliwość przyznania równoległej ochrony znakowi AC MILAN w UE i krajowemu znakowi towarowemu MILAN.

W kontekście niniejszej sprawy ciekawy jest sposób, w jaki EUIPO i Sąd dokonały oceny podobieństwa oznaczeń, a szczególnie dyskusyjny może wydawać się aspekt pominięcia znaczenia elementu graficznego znaku AC MILAN.

AC Milan SpA może teraz wnieść odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.