Treść Artykułu 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej1 stanowi o jednolitym charakterze znaku unijnego, którego ochrona wywołuje taki sam skutek na całym terytorium Unii. W wyjątkowych sytuacjach istnieje jednak możliwość terytorialnego ograniczenia jednolitego skutku ochrony znaków unijnych w odniesieniu do części państw członkowskich. Okoliczność ta znalazła potwierdzenie w niedawnym wyroku TSUE z dnia 22 września 2016 r., wydanym w sprawie C-223/15, związanej ze sporem jaki powstał między niemiecką spółką combit Software GmbH a Commit Business Solutions Ltd.

****

Tło sprawy

Niemiecka spółka branży informatycznej combit Software, zajmująca się między innymi opracowywaniem i wprowadzaniem do obrotu oprogramowania komputerowego była uprawniona do dwóch słownych znaków towarowych o treści „combit” – znaku unijnego oraz znaku zarejestrowanego w Niemczech.

Combit Software wniosła powództwo do sądu okręgowego w Niemczech z tytułu naruszenia jej praw wyłącznych do znaków towarowych przeciwko izraelskiej spółce Commit Business Solutions. Ta ostatnia, posługując się oznaczeniem słownym „Commit”, za pośrednictwem witryny sklepu internetowego dostępnej między innymi w języku niemieckim, oferowała oprogramowanie z możliwością dostawy na terenie Niemiec.

Powódka, powołując się na przysługujące jej prawa wyłączne do znaku unijnego „combit”, wniosła o zakazanie używania przez spółkę izraelską oznaczenia „Commit” dla oprogramowania komputerowego w całej Unii. Według combit Software, używanie tego oznaczenia rodziło ryzyko wprowadzenia odbiorców na terenie Unii Europejskiej w błąd w odniesieniu do znaku unijnego „combit”. Jako żądanie ewentualne, w oparciu o przysługujący jej krajowy znak niemiecki, spółka wniosła o orzeczenie takiego zakazu używania ograniczonego do terytorium Niemiec.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił żądanie combit Software zakazania używania oznaczenia „Commit” jedynie w Niemczech. Powódka, nie znajdując satysfakcji w zapadłym rozstrzygnięciu, odwołała się od wyroku w części oddalającej jej żądanie oparte na znaku unijnym. Spółka niemiecka stanęła na stanowisku, że sąd powinien był zakazać używania spornego oznaczenia na terenie całej Unii, jako naruszającego prawa do zarejestrowanego znaku unijnego.

Rozpatrujący apelację sąd przyznał, że porównywane znaki słowne „combit” i „Commit” istotnie mogą wprowadzać w błąd przeciętnego odbiorcę niemieckojęzycznego co do pochodzenia oznaczanego nimi oprogramowania. Jednak do z góry odmiennych wniosków doszedł w odniesieniu do odbiorców anglojęzycznych. Sąd ten słusznie zauważył, że osoby posługujące się językiem angielskim rozpoznają znaczenie słowa „commit” (czasownik języka angielskiego oznaczający m.in. „popełnić, zobowiązywać się do czegoś”). Z kolei w odniesieniu do znaku „combit” odbiorcy ci bez trudu dokonają jego rozdzielenia na element „com”, jako nawiązujący do wyrazu „computer” oraz „bit” jako określenie stosowane dla „binary digit” (najmniejsza jednostka informacji używana w odniesieniu do sprzętu komputerowego).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że generalną zasadą przy dokonywaniu oceny znaków towarowych jest postrzeganie oznaczeń jako całości, bez dokonywania ich sztucznego podziału na poszczególne elementy. Od zasady tej istnieją jednak odstępstwa, wynikające m.in. z orzeczenia Trybunału w sprawie „Citracal”i, w którym potwierdził on, że w przypadku znaków słownych konsumenci dokonają ich rozbicia na elementy, które mają dla nich konkretne znaczenie lub są podobne do znanych im słów. Wobec tego stwierdzenie, że konsumenci anglojęzyczny rozdzielą wyrażenie „combit” na części „com” i „bit”, z których każda będzie dla nich niosła pewien konkretny przekaz, można uznać za uzasadnione.

W związku z tą oczywistą różnicą w znaczeniu porównywanych znaków dla konsumentów anglojęzycznych, sąd niemiecki uznał, że nie zostaną oni wprowadzeni w błąd co do pochodzenia oznaczanych nimi produktów. Z kolei ryzyko takie uznał za aktualne w odniesieniu do pozostałej grupy odbiorców w Unii, w tym konsumentów niemieckojęzycznych, którzy nie rozpoznają znaczenia porównywanych znaków.

Sąd stanął jednak przed problemem, czy może wobec tego uznać istnienie naruszenia znaku unijnego, skoro warunek ryzyka błędu nie będzie spełniony dla części odbiorców? A jeśli może stwierdzić istnienie naruszenia, to w jaki sposób powinien sformułować zakaz używania znaku wprowadzającego w błąd?

Stwierdzenie naruszenia prawa do znaku z uwagi na ryzyko wprowadzenia w błąd w części terytorium Unii

Szukając odpowiedzi na swoje wątpliwości, sąd skierował się po pomoc do TSUE. Odpowiadając na zadane mu pytania prejudycjalne, Trybunał wskazał, że problemy z jakimi spotkał się sąd niemiecki nie należą do najnowszych. Możliwość stwierdzenia naruszenia prawa do znaku unijnego w przypadku, kiedy ryzyko wprowadzenia w błąd jest aktualne tylko na części terytorium Unii było już w przeszłości przedmiotem rozważań Trybunału, który jednoznacznie stwierdził dopuszczalność takiego orzeczenia. Można dodać, że potwierdzenie takiej możliwości może zostać wywiedzione również w drodze analogii do przepisu art. 7 ust. 2 Rozporządzenia, zgodnie z którym bezwzględne podstawy odmowy rejestracji znaku znajdują zastosowanie również wtedy, gdy są aktualne tylko w odniesieniu do części Unii.

Sąd orzekający w sprawach znaków unijnych ma zatem obowiązek stwierdzenia istnienia naruszenia prawa do znaku w sytuacji, w której używanie innego oznaczenia może wprowadzać w błąd co do pochodzenia komercyjnego towarów tylko w niektórych lub nawet w jednym państwie członkowskim Unii, choćby ryzyko takie nie istniało na pozostałym terytorium. Nawet w takim wypadku dojdzie bowiem do naruszenia podstawowej funkcji znaku towarowego jako wskazówki pochodzenia towarów od konkretnego przedsiębiorcy. Stwierdzenie to wydaje się być oczywiste. Nawet intuicyjnie można stwierdzić, że jeśli w oczach części odbiorców dane oznaczenie wprowadza w błąd co do tożsamości producenta, to stwierdzenie, że naruszenie prawa do znaku nie istnieje, ponieważ inna grupa nie podziela takiego odczucia, nie byłoby słuszne i odmawiałoby podstawowej ochrony znaku.

Trybunał zauważył, że skoro w opisywanej sytuacji istnieje konieczność stwierdzenia naruszenia, sąd zobowiązany jest na żądanie uprawnionego do zakazania dalszego podejmowania działań naruszających jego prawa. Aktualne pozostaje jednak pytanie – jak zakaz ten powinien zostać sformułowany, aby właściwie uwzględnić ochronę znaku unijnego i okoliczność braku naruszenia w odniesieniu do części terytorium Unii?

Ograniczenie terytorialne zakazu podejmowania działań naruszających prawo do znaku unijnego

Przepis art. 102 Rozporządzenia przewiduje, że w przypadku, kiedy sąd w sprawach unijnych znaków towarowych uzna, że pozwany naruszył prawo do znaku, wydaje zakaz podejmowania działań stanowiących naruszenie. Zakaz ten co do zasady obejmuje całe terytorium ochrony – całą Unię.

Trybunał, powołując się na wcześniejszy wyrok wydany w sprawie DHL Express Franceii wskazał jednak, że jeżeli używanie danego oznaczenia w stosunku do towarów identycznych lub podobnych nie wywołuje ryzyka błędu na części terytorium Unii, co może wynikać przede wszystkim ze względów językowych, zakaz posługiwania się takim znakiem powinien zostać ograniczony terytorialnie. Z uwagi na jednolity charakter ochrony znaku unijnego, zakaz używania powinien być sformułowany w stosunku do całego terytorium Unii, z wyjątkiem tej części, gdzie nie stwierdzono istnienia ryzyka wystąpienia błędu. Trybunał podkreślił przy tym, że ograniczenie terytorialne powinno być wyraźne i nie pozostawiać żadnych wątpliwości co do tego, w jakiej części Unii używanie danego oznaczenia jest zabronione.

Ciężar dowodu braku ryzyka wprowadzenia w błąd

W swojej opinii do opisywanej sprawyiii  Rzecznik Generalny wskazał w sposób zdecydowany, że ciężar dowodu braku ryzyka wprowadzenia w błąd na części terytorium Unii ciąży wyłącznie na pozwanym. Zgodnie z tym poglądem sąd nie jest zobowiązany do badania z urzędu, czy ryzyko konfuzji jest w danej sprawie aktualne w odniesieniu do każdego z państw członkowskich.

Jak zostało zaznaczone powyżej zasadą jest, że zakaz podejmowania działań naruszających prawo do znaku obejmuje całe terytorium Unii. Jak uznano w przedmiotowej sprawie, ograniczenie terytorialne tego zakazu ma charakter wyjątkowy. Obciążanie uprawnionego obowiązkiem wykazania, że stan naruszenia jego prawa jest aktualny w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich i całego terytorium Unii stanowiłoby zaprzeczenie przewidzianego przez ustawodawcę jednolitego charakteru ochrony znaku unijnego. Przeniesienie ciężaru wykazania braku naruszenia na pozwanego wydaje się zatem w pełni uzasadnione.

Orzeczenie Trybunału o możliwości terytorialnego ograniczenia zakazu używania oznaczenia w odniesieniu tylko do tego terytorium, na którym ryzyko błędu jest aktualne wydaje się być oczywistym wyrazem ochrony podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazywanie na pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy. Skoro funkcja ta nie zostaje zakłócona działaniem na określonym terytorium, nie można stwierdzić podstaw do zakwalifikowania takiego działania jako sprzecznego z prawem. Orzeczenie zakazu używania oznaczenia również na tym obszarze, gdzie nie wprowadza ono w błąd, a zatem nie stanowi naruszenia cudzych praw wyłącznych, prowadziłoby do ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium, gdzie ryzyko konfuzji nie występuje.

1 Dalej jako: Rozporządzenie

i Wyrok z dnia 11 listopada 2009 r., T-277/08, „Citracal”, pkt. 55 i orzecznictwo tam cytowane

ii Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., C-235/09, „DHL Express France”, pkt 48

iii Opinia Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara z dnia 25 maja 2016 r.