dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Sprawa dotycząca znaku towarowego MISTRZ trwa od 2008 r. i jeszcze się nie zakończyła – w niedawno wydanym (26 maja 2021 r.) wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zadecydował, że Urząd Patentowy RP jeszcze raz (a dokładnie trzeci raz) będzie rozpatrywał te sprawę.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa), wprowadzająca tryb odrębny dla rozpatrywania spraw z zakresu własności intelektualnej, zawiera szereg instrumentów mających w założeniu ułatwić powodowi dochodzenie roszczeń w procesie sądowym. W konsekwencji termin „strategia procesowa” nabiera nowego znaczenia, gdyż decyzja o wyborze danego instrumentu i skorzystania z niego wymaga faktycznie strategicznego przemyślenia. Mając jednak na względzie m.in. konieczność równoważenia interesów stron, Ustawa wprowadza tzw. powództwa szczególne, które zostały przewidziane jako instrument obronny lub prewencyjny dla pozwanego lub potencjalnego pozwanego w sprawie z zakresu własności intelektualnej.

Prawo dostarcza wielu instrumentów służących do ochrony wytworów sektora mody lub designu. Wybór odpowiedniego, formalnego prawa (np. znak towarowy, wzór przemysłowy) lub jego zakresu terytorialnego (Polska, Unia Europejska, wybrane kraje na świecie) zależy od przemyślanej i dobranej do konkretnego przypadku strategii ochrony własności intelektualnej. Nierzadko zdarzają się jednak sytuacje, w których podmiot wprowadzający na rynek określone wytwory i nielegitymujący się żadnym formalnym prawem może następnie zaobserwować identyczne lub bardzo podobne produkty dostępne u konkurencji. Powstaje zatem wątpliwość, czy w takiej sytuacji podmiotowi legitymującemu się pierwszeństwem we wprowadzeniu na rynek określonego produktu przysługuje jakakolwiek ochrona.

Pomijając kwestie ewentualnej ochrony prawnoautorskiej lub możliwości określonych działań opisanych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na omówienie zasługuje instytucja niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. W szczególności w branży modowej, w której wygląd produktów podlega systematycznej, wręcz sezonowej zmianie, skorzystanie w określonych przypadkach z ochrony dostarczanej przez niezarejestrowany wzór wspólnotowy może mieć niebagatelne znaczenie.

Podstawa ochrony

Definicję i przesłanki ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego wprowadza Rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (dalej: Rozporządzenie). W konsekwencji należy podkreślić, że ewentualna ochrona, jaka może przysługiwać niezarejestrowanemu wzorowi, jest ochroną unijną – jednolitą na terytorium całej Unii Europejskiej.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy współdzieli definicję i warunki uzyskania ochrony z zarejestrowanym wzorem wspólnotowym. To, co różni oba prawa, to w sposób oczywisty fakt rejestracji, tj. uzyskania formalnej ochrony, a co za tym idzie – zakres ochrony oraz czas jej trwania. W przypadku wzoru niezarejestrowanego nie jest konieczne podejmowanie jakichkolwiek działań formalnych – wzór jest chroniony już po spełnieniu określonych przesłanek opisanych poniżej.

Definicja

W pierwszej kolejności należy wskazać, co może być wzorem, a w rezultacie co może potencjalnie korzystać z ochrony. „Wzór oznacza postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji” (art. 3 Rozporządzenia). W praktyce wzorami (zwłaszcza w branży mody lub designu) są elementy kolekcji ubrań, buty lub ich elementy, akcesoria, wzory (patterny), torebki, biżuteria oraz wytwory designu. Co ważne – wzór chroni wygląd produktu, tj. jego estetyczną warstwę; poza ochroną pozostają cechy, które spełniają funkcję wyłącznie techniczną. Jest to uwaga w szczególności istotna w przypadku wytworów sztuki użytkowej.

Warunki ochrony

Nie każdy wzór może korzystać z ochrony. Aby dany wzór mógł być chroniony, musi być nowy i mieć indywidualny charakter. Niezarejestrowany wzór jest nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, o którego ochronę się wnosi. Innymi słowy – ważne jest, aby nikt inny nie wprowadzał identycznego produktu przed pierwszym publicznym udostępnieniem produktu danego podmiotu (np. pierwszym wprowadzeniem do obrotu, targami, eventem promocyjnym itd.).

Jeśli przesłanka nowości jest spełniona, pozostaje jeszcze przesłanka indywidualnego charakteru. „Wzór jest uznany za posiadający indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie – w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, o którego ochronę się wnosi” (art. 6, ust. 1 Rozporządzenia). W praktyce oznacza to, że wzór, który chcemy chronić, musi wywierać inne wrażenie niż wzór wcześniej udostępniony publicznie. Interpretacje pojęć „inne ogólne wrażenie” oraz „zorientowanie użytkownika” są dostarczane i na bieżąco aktualizowane przez orzecznictwo, zwłaszcza unijne.

Czas trwania ochrony

Ochrona niezarejestrowanego wzoru trwa 3 lata od momentu, w którym wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie. Uważa się, że wzór został publicznie udostępniony w Unii Europejskiej, jeżeli został w taki sposób opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposób ujawniony, że wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w UE (art. 11 ust. 2 Rozporządzenia). Innymi słowy, udostępnienie wzoru środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie, stanowi początek biegu 3-letniego okresu ochronnego wzoru niezarejestrowanego.

Dla porównania ochrona wzoru zarejestrowanego może być udzielona maksymalnie na 25 lat, w podziałach na 5-letnie okresy.

Uprawnienia zakazowe

Właściciel niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ma wyłączne prawo do jego używania oraz zakazywania jego używania wynikającego z naśladowania chronionego wzoru osobom trzecim, które nie mają jego zgody. Poprzez używanie wskazane w powyższym zdaniu rozumie się w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19, ust. 1 Rozporządzenia). Zgodnie z ww. przepisem sporne używanie nie uważa się za wynikające ze skopiowania chronionego wzoru, jeżeli naśladowanie jest wynikiem pracy twórcy, który można uznać, że nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela (art. 19, ust. 2 Rozporządzenia). Należy zatem uznać, że skopiowaniem wzoru jest działanie niebędące wynikiem pracy własnej twórcy, co do którego można przyjąć, że znał wzór ujawniony przez właściciela.

Podkreślenia zatem wymaga, że właściciel niezarejestrowanego wzoru przemysłowego ma możliwość działania (w drodze uprawnień zakazowych) wówczas, gdy naruszenie polega na naśladownictwie gotowego wzoru. W praktyce oznacza to, że działać można wyłącznie w przypadku wprowadzenia przez konkurencję kopii produktów podmiotu uprawnionego. Podobieństwo lub tożsame ogólne wrażenie nie będzie wystarczającą okolicznością do zrealizowania uprawnień wynikających z ochrony.

Wydaje się, że to właśnie wyżej opisane ograniczenie jest najważniejszą różnicą (oprócz czasu trwania ochrony) między zarejestrowanym a niezarejestrowanym wzorem wspólnotowym. Właściciel wzoru zarejestrowanego ma uprawnienia zakazowe w stosunku do każdego wzoru, który nie wywołuje innego ogólnego wrażenia niż wzór chroniony – a zatem możliwość działania przeciwko naruszeniom w przypadku wzoru zarejestrowanego jest o wiele większa niż w przypadku wzoru niezarejestrowanego.

Rejestrować czy nie?

Korzystanie z ochrony właściwej dla niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych może być elementem strategii ochrony, takie decyzje powinny być jednak podejmowane z dużą ostrożnością. Ochrona niezarejestrowanego wzoru cechuje się po pierwsze koniecznością udowodnienia po stronie uprawnionego terminu wprowadzenia wzoru do obrotu, po drugie ograniczonym czasem trwania, a po trzecie ograniczoną ochroną w zakresie uprawnień zakazowych. Nie jest wykluczone, że w odniesieniu do niektórych wytworów, w szczególności sezonowych, ta ochrona będzie najbardziej efektywna, przede wszystkim pod względem finansowym; uzyskanie ochrony nie wiąże się bowiem z żadnymi kosztami po stronie uprawnionego. Ten przypadek może mieć w szczególności zastosowanie do branży modowej i kolejnych kolekcji ubrań – jeśli ich wygląd zmienia się co sezon i nie ma żadnych stałych modeli ani elementów, to rejestracja formalna może być nadmiernym kosztem. W przypadku spełnienia warunków do realizowania uprawnień zakazowych właściciel niezarejestrowanego wzoru może wystąpić na drogę sądową. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, sądy respektują prawo wynikające z takiego wzoru.

W innych niż wymieniony powyżej przypadkach ochronę przysługującą niezarejestrowanemu wzorowi przemysłowemu należy potraktować jako ostatnią deskę ratunku, a wysiłki skupić na odpowiednim dobraniu ochrony formalnej.

IP Day – z inicjatywy World Intellectual Property Organization (WIPO) 26 kwietnia jest Światowym Dniem Własności Intelektualnej

Własność intelektualna (ang. intellectual property – IP) szczególnie dzisiaj odgrywa istotną rolę w kontekście globalnego rozwoju. Rolę tę będzie nadal zwiększać, stając się coraz częściej określana prawem nowych technologii oraz będąc podstawą budowy przemysłu kreatywnego. Warunkiem osiągania przez przedsiębiorstwa sukcesu jest bowiem podejmowanie strategicznych decyzji gospodarczych w oparciu o dostarczone dane i umiejętności ich ekonomicznej analizy. Realizacji tego zadania służą m.in. narzędzia sztucznej inteligencji, które są wykorzystywane do tworzenia i zarządzania własnością intelektualną. Niewątpliwie przewagę będą w przyszłości osiągać tylko te przedsiębiorstwa, które stawiają na innowacyjność. Innowacje można wspierać, udzielając własności przemysłowej ochrony – patentując wynalazki czy rejestrując wzory użytkowe i przemysłowe. W obszarze AI i w sektorze kreatywnym większe znaczenie będą miały natomiast modele ochrony oparte na prawach autorskich i prawach pokrewnych. Obok stosunkowo nowych podstaw ochrony prawnej, jak w przypadku baz danych, dużą wagę będzie miało poszukiwanie skutecznej ochrony interesów za pomocą roszczeń deliktowych. Przykład ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dowodzi, że metoda oparta na możliwości uzyskiwania zakazów lub odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych stanowi nie tylko komplementarny, ale i konkurencyjny sposób ochrony własności intelektualnej.

Nie można też zapomnieć, że dla każdego z nas rezultaty pracy intelektualnej, takie jak literatura, muzyka, film, programy i gry komputerowe, a także design i moda, powinny stanowić przykłady dóbr niematerialnych, które zmieniają społeczeństwa i jednocześnie mają ciągle rosnące znaczenie ekonomiczne. Dostrzec należy w tym miejscu przede wszystkim nowe narzędzia i platformy komunikacji, w szczególności w świetle możliwości, jakie wiążą się z rozwojem mediów społecznościowych. Konieczne staje się więc dostosowywanie zasad korzystania z własności intelektualnej i jej nowych postaci do współczesnych standardów technologicznych, potrzeb użytkowników i gwarancji ochrony dla właścicieli praw. Podkreślając znaczenie IP w kontekście pracy twórców i wynalazców, należy ponadto zwrócić uwagę zarówno na wpływ innowacyjności i wynalazczości na gospodarkę, jak i twórczości artystycznej na kulturę. Nowoczesne technologie i biznes są przez IP ściśle ze sobą powiązane. W podobny sposób własność intelektualna, dzięki projektom realizowanym w kulturze i nauce, odgrywa znaczącą rolę w rozwoju przemysłu kreatywnego, w edukacji i w sektorze rozrywki.

Przy okazji IP Day warto więc ponownie przedstawić przedmioty własności intelektualnej i korzyści płynące z ich ochrony. Aktualną odpowiedź znaleźć powinno również pytanie, jak IP wpływa na gospodarkę w kontekście innowacyjności w Europie i w Polsce. Na omówienie – jako ważne wyzwanie, z którym prawo własności intelektualnej mierzy się na co dzień – zasługują również sposoby zwalczania towarów podrobionych i pirackich. Komentarza wymagają także przepisy wprowadzające w Polsce sądy do spraw własności intelektualnej – warto ustalić, czy rozwiązywanie sporów z obszaru IP stanie się proste i skuteczne. W tym dniu nie może też zabraknąć pytań o przyszłość IP, a ściślej o to, czy nowe technologie przyniosą rewolucję w regulacjach dotyczących IP, czy może jednak regulacje IP będą nadążać za rozwojem nowych technologii.

Podsumowaniem i jedną z konkluzji IP Day może być natomiast stwierdzenie, że podobnie jak innowacje uważa się za główny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej, tak poziom ochrony własności intelektualnej pozwala zmierzyć międzynarodową konkurencyjność gospodarek narodowych.  Kryteria, dzięki którym można wskazać kraje dysponujące skuteczną ochroną własności intelektualnej, pozwalają m.in. przesądzić o atrakcyjności danego rynku dla zagranicznych inwestycji. IP Day jest więc dobrą okazją do przypomnienia o celowości budowania nowoczesnego systemu ochrony własności intelektualnej oraz tworzenia innowacyjnej i kreatywnej gospodarki.

Jak w praktyce zmienia się prawo własności intelektualnej

Pierwsze przejawy ochrony własności intelektualnej pojawiły się już parę dobrych wieków temu. Nie cofając się jednak aż tak daleko, powinniśmy wrócić na chwilę do roku 1883, w którym podpisano najważniejszy akt prawny z punktu widzenia ochrony własności przemysłowej – konwencję paryską. Akt ten, będący umową międzynarodową, obowiązuje oczywiście do dzisiaj i nieraz stosuje się go (przynajmniej pomocniczo) do wykładni pojęć lub zasad rządzących tą dziedziną prawa. W roku 2020 można zadać sobie jedno pytanie: czy podstawowy akt prawa własności przemysłowej jest nadal aktualny?

Pytanie to jest szczególnie zasadne, jeśli weźmiemy pod uwagę zakres ochrony własności przemysłowej określony w konwencji. Wskazano w niej, że „przedmiotem

ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, rysunki i modele przemysłowe, znaki fabryczne lub handlowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji”.

Przedmiot ochrony własności przemysłowej nie zmienił się od czasu przyjęcia konwencji paryskiej – nie dodano żadnego do przywołanego wyżej katalogu „nowego prawa” (w przepisach polskich jest jeden wyjątek – prawo ochronne do topografii układu scalonego – którego znaczenie jest jednak marginalne). Warto jednak prześledzić, czy nastąpiły zmiany w obrębie samego przedmiotu prawa własności przemysłowej i na czym ewentualnie mogą one polegać. Na potrzeby niniejszego opracowania z katalogu określonego w konwencji paryskiej wybrano znaki towarowe.

Znaki fabryczne lub handlowe, czyli znaki towarowe

Regulacja znaków towarowych  przeszła w ostatnich latach prawdziwą rewolucję, która objęła nawet samą definicję znaku towarowego. Dzisiaj za znak możemy uznać każde oznaczenie, które da się przedstawić w rejestrze znaków w sposób nie budzący wątpliwości co do zakresu jego ochrony (a dokładniej w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego) i które odróżnia towary jednego przedsiębiorcy od towarów drugiego przedsiębiorcy. Poprzednia regulacja przez wiele lat wymagała, aby oznaczenie mające uzyskać prawo ochronne jako znak towarowy dało się przedstawić graficznie. W następstwie wspomnianej reformy esencja znaku towarowego nie uległa zmianie – nadal musi to być oznaczenie odróżniające towar na rynku. Jeśli jednak chodzi już o formę tego oznaczenia, zgłaszający uzyskali dużą dowolność, a ogranicza ich jedynie sposób przedstawienia znaku w odpowiednich rejestrach. Zmiana definicji znaku towarowego niewątpliwie stanowiła odpowiedź na potrzeby rynku – wyróżnienie towarów na rynku nie następuje już tylko za pomocą „nieśmiertelnego” logo, a rozwój nowoczesnych technologii musiał w końcu znaleźć odzwierciedlenie w regulacji dotyczącej znaków. Wniosek, jaki można wysunąć, obserwując działania zgłaszających, jest jeden: znaki towarowe stają się coraz bardziej skomplikowanym tworem. Tę tendencję obrazują najnowsze zgłoszenia ujawnione w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), których wybór przedstawiamy poniżej.

Znaki trójwymiarowe

EUTM018009650 (zarejestrowany m.in. dla silników, procesorów danych)

EUTM 018039165 (zarejestrowany dla usług sprzedaży)

EUTM 018070353 (zarejestrowany dla obuwia, obuwia do tańca towarzyskiego, butów na wysokim obcasie)

Znaki multimedialne

EUTM017934434 (zarejestrowany m.in. dla preparatów farmaceutycznych)

EUTM018095241 (zarejestrowany m.in. dla gier komputerowych)

EUTM017931163 (zarejestrowany m.in. dla gier hazardowych)

EUTM017835679 (zarejestrowany m.in. dla napojów alkoholowych).

Znaki będące wzorem

Znak EUTM 017889645 (zarejestrowany m.in. dla zabawek)

Znaki pozycyjne (chroniące umiejscowienie konkretnego elementu w całości produktu)

EUTM 018014974 (zarejestrowany m.in. dla telefonów)

EUTM 018105734 (zarejestrowany dla bluz z kapturem)

Znaki ruchome (chroniące określone oznaczenie w połączeniu z sekwencją ruchów)

EUTM 016433369 (zarejestrowany m.in. dla odzieży i żywności)

EUTM 015968654 (zarejestrowany m.in. dla oprogramowania komputerowego)

Z powyższego – bardzo ograniczonego – przeglądu oraz z obserwacji najnowszych zgłoszeń dotyczących znaków towarowych płyną kolejne wnioski. Znak towarowy zaczyna pełnić wiele innych funkcji niż tylko wyróżnienie produktów w obrocie. W przypadku niektórych zgłoszeń z ochrony właściwej znakom towarowym bez wątpienia zaczynają korzystać utwory w rozumieniu prawa autorskiego, i to w szczególności utwory multimedialne. Tendencję do „przenoszenia” ochrony właściwej dla innych przedmiotów prawa własności intelektualnej na znaki towarowe widać zresztą coraz wyraźniej – wśród przedstawionych powyżej znaków towarowych z łatwością można odnaleźć takie, dla których właściwszą formą zgłoszenia byłby wzór przemysłowy lub nawet patent.  To zjawisko musi nasuwać kolejne pytanie: czy faktycznie wszystkie z wyżej wymienionych zarejestrowanych znaków unijnych cechują się niezbędną zdolnością odróżniającą, czyli czy będą prawidłowo odróżniać towar jednego przedsiębiorcy od towarów drugiego przedsiębiorcy?

Rozszerzenie możliwości przedstawienia znaku towarowego prowadzi również do sytuacji, w której utrudnione może być określenie, co tak naprawdę jest znakiem towarowym lub jego elementem wyróżniającym. Tego rodzaju wątpliwości niosą za sobą bardzo poważne konsekwencje dla faktycznego zakresu ochrony takich oznaczeń oraz dla możliwości dochodzenia roszczeń opartych na nietypowych znakach towarowych.

Sprawa rejestracji batonika Kit Kat jako znaku towarowego trwa od 2002 roku, kiedy to firma Nestlé zgłosiła do ochrony jako znak towarowy następujące oznaczenie:

Oznaczenie ukazujące batonik Kit Kat zgłoszono bez żadnych dodatkowych (np. wytłoczonych na produkcie) oznaczeń, takich jak „Kit Kat” czy „Nestlé”. Po zarejestrowaniu go jako znaku towarowego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) konkurencyjny koncern Mondelez wystąpił o unieważnienie znaku, twierdząc, że nie posiada on zdolności odróżniającej dla zgłoszonych towarów (tj. towarów z klasy 30 klasyfikacji nicejskiej, m.in. pieczywa, wyrobów cukierniczych i ciastek). Rozpatrzywszy wniosek Mondelez, EUIPO unieważnił znak szwajcarskiej firmy. Oczywiście Nestlé odwołała się od tej decyzji, a Izba Odwoławcza EUIPO nie zgodziła się z ustaleniami Wydziału Unieważnień EUIPO – uznała, że nawet jeśli sporny znak był w oczywisty sposób pozbawiony zdolności odróżniającej, to Nestlé wykazała, że uzyskał on taką zdolność w wyniku używania oznaczenia w obrocie. Innymi słowy: w ocenie Izby Odwoławczej EUIPO Nestlé udowodniła wtórną zdolność odróżniającą spornego znaku.

W konsekwencji skargi Mondelez sprawa trafiła następnie do Sądu UE, który stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej m.in. na tej podstawie, że Izba nie przeprowadziła skutecznie badania dotyczącego uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej (nabytej w rezultacie używania oznaczenia w obrocie) przez sporny znak towarowy na terytorium niektórych państw UE, zwłaszcza Belgii, Irlandii, Grecji i Portugalii.

Postępowanie przed Trybunałem (wszczęte po złożeniu odwołania zarówno przez Mondelez, jak i przez Nestlé) sprowadzało się w zasadzie do rozstrzygnięcia kwestii, czy wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego musi być wykazana na całym terytorium Unii, czy wystarczy, jeśli zostanie wykazana na znacznej lub większej jego części.

Swoje orzeczenie Trybunał wyprowadził przede wszystkim z regulacji dotyczącej jednolitego charakteru znaku unijnego, która jest fundamentalną zasadą dotyczącą znaku unijnego. Zgodnie z nią znak unijny wywołuje jednolity skutek w całej UE. Taki znak powinien zatem mieć zdolność odróżniającą w całej Unii.

Tym samym Trybunał poparł ustalenia Sądu UE, który już wcześniej stwierdził, że zastosowanie przepisu dotyczącego wtórnej zdolności odróżniającej wymaga wykazania takiej zdolności na całym terytorium UE, a nie jedynie jego znacznej lub większej części i, w konsekwencji, „że chociaż tego rodzaju dowód może zostać przedstawiony całościowo w stosunku do wszystkich odnośnych państw członkowskich, nie jest jednak wystarczające, by strona, na której spoczywa ciężar dostarczenia takiego dowodu, ograniczyła się do przedstawienia dowodu uzyskania takiego charakteru nieobejmującego części Unii, która składa się choćby z jednego państwa członkowskiego”.

Sprawa zatem wróci do EUIPO, który będzie musiał ocenić, czy przedłożone przez Nestlé dowody dotyczące wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia Kit Kat można odnieść do całości Unii i czy tym samym Nestlé wykazała uzyskanie przez sporny znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej na terenie całej Unii.

Kwestia rejestracji oznaczenia zgłoszonego przez szwajcarskiego potentata budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza w kontekście możliwości „przeniesienia” znajomości tegoż oznaczenia na sam kształt batonika Kit Kat. Innymi słowy: czy faktycznie znajomość produktu Nestlé przez konsumentów (i to w całej Unii) jest na tyle duża, że kojarzą oni sam wygląd batonika (bez żadnych dodatkowych oznaczeń ani opakowania) z konkretnym produktem? Odpowiedź na to pytanie może rodzić wątpliwości, szczególnie w zakresie  oceny przez EUIPO dowodów używania przedłożonych przez Nestlé.

W dniu 23 maja 2018 r. opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. W świetle tego dokumentu prawo własności przemysłowej czeka szereg zmian, w szczególności w sferze prawa znaków towarowych. Poniższy komentarz dotyczy zasad odpowiedzialności za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego. Projektowana ustawa znacząco bowiem rozszerza krąg podmiotów odpowiedzialnych za tego typu naruszenie, wprowadzając model tzw. pośredniego naruszenia prawa do znaku towarowego.

****

W obecnym brzmieniu art. 296 ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej jako „p.w.p.”)^[1] określa m.in. następujące kwestie: (1) roszczenia, jakie przysługują uprawnionemu w przypadku naruszenia prawa ochronnego do znaku (ust. 1); (2) działania, które mogą być zakwalifikowane jako naruszenie prawa ochronnego do znaku (ust. 2) oraz (3) podmioty, przeciwko którym można wystąpić z tytułu naruszenia prawa ochronnego do znaku (ust. 3–5).

Co do zasady w świetle art. 296 ust. 2 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym określonego oznaczenia. W związku z tym najczęściej kieruje się roszczenia właśnie przeciwko podmiotowi, który spornego oznaczenia używa w konkretny sposób w obrocie gospodarczym, czyli np. oznacza produkty spornym znakiem i wprowadza je do obrotu. Zgodnie ze wspomnianym już art. 296 ust. 3 z roszczeniami można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku. Przepis ten umożliwia dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy również w stosunku do osoby, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary (ale sama nie nakłada znaku na te towary), jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku (np. importera lub dystrybutora itp.). Jak zatem widać, obecne prawo dość precyzyjnie definiuje krąg osób, które mogą dopuścić się naruszenia prawa do znaku towarowego, a od których w konsekwencji można dochodzić roszczeń w postępowaniach sądowych. Z powyższego katalogu wynika ponadto, że naruszenia prawa ochronnego do znaku może dopuścić się zawsze podmiot, który spornego znaku jakkolwiek używa w obrocie, nawet jeśli dopuszcza się tylko czynności wprowadzenia do obrotu. W obowiązującej regulacji nacisk położono więc na używanie spornego oznaczenia.

Projekt ustawy zmieniającej p.w.p. znacząco rozszerza zakres podmiotów, którym można będzie przypisać naruszenie prawa do znaku towarowego. Zgodnie ze znowelizowanym ust. 3 artykułu 296 z roszczeniami będzie można wystąpić nie tylko przeciwko osobie, która jedynie wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku, ale również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego. To pozornie niewielkie rozszerzenie otwiera w zasadzie nieograniczony wachlarz możliwości i sprawia, że potencjalnym pozwanym z tytułu naruszenia prawa do znaku może być nawet dość przypadkowa osoba.

Wątpliwości budzi po pierwsze dość ogólne i nieprecyzyjne sformułowanie rozszerzenia. Nie wiadomo bowiem, czy pociągnięty do odpowiedzialności może być ten, kto świadczył usługi polegające na przygotowaniu samego produktu oznaczonego spornym znakiem (np. wytwórca opakowań, etykiet, poszczególnych elementów opakowań lub etykiet, producent samego produktu, podmiot magazynujący towary oznaczone spornym znakiem itd.), czy również podmiot, który brał udział stricte w „naruszeniu”, czyli „używaniu znaku towarowego w obrocie” (zgodnie z brzmieniem art. 296 ust. 2 p.w.p.), a więc np. podmiot, który opracowuje reklamę lub promocję towaru oznaczonego spornym znakiem, lub podmiot, który zapewnia dystrybucję spornych towarów. Przy tak ogólnym brzmieniu art. 296 ust. 3 p.w.p. należy przyjąć, że mowa w nim o jakimkolwiek pośredniczeniu przy naruszeniu prawa do znaku towarowego, a w każdym razie nie można wykluczyć, że sądy, stosując nowy przepis, przyjmą właśnie taką, szeroką interpretację.

W drugiej kolejności należy podkreślić, że przy takim sformułowaniu tego przepisu zaangażowane w proces sądowy w charakterze pozwanego mogą być dość przypadkowe osoby. Nierzadko bowiem czynności przygotowawcze związane z wprowadzeniem towaru na rynek wykonują różne podmioty niezależnie od siebie. Pojawia się zatem pytanie, czy podmiot, który opracował opakowanie produktu, na który następnie nałożono oznaczenie będące przyczyną roszczeń uprawnionego do znaku, powinien być pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie znaku? Przy założeniu, że sam wygląd opakowania, które ten podmiot wykonał, nie powodowało roszczeń, a te uzasadniało dopiero nałożenie (przez inny podmiot) konkretnego oznaczenia, takie ujęcie odpowiedzialności wydaje się zbyt szerokie. Należałoby zatem wyznaczyć w jakimś punkcie granicę – prawdopodobnie byłaby nim wiedza danego podmiotu, w jaki sposób jego usługi mogą być wykorzystane, lub wymóg posiadania takiej wiedzy przy zachowaniu należytej staranności. Jednakże w warunkach zastosowania takiego kryterium pełnomocnikowi dochodzącemu roszczeń lub broniącemu takiego naruszyciela pośredniego od razu do głowy przychodzą trudności dowodowe w procesie sądowym.

Z punktu widzenia uprawnionego do znaku próbę rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa do znaku należy ocenić pozytywnie. Nierzadko uprawnieni są pozbawieni możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń, ponieważ podmiot bezpośrednio naruszający ma siedzibę poza Polską lub UE, a pozwanie pośredników pozwoliłoby ukrócić proceder naruszania. Przy obecnym brzmieniu przepisów można jednak co najwyżej powołać się na przepisy kodeksu cywilnego o pomocnictwie (art. 422 k.c.) – umożliwienie wprost w p.w.p. działań przeciwko pośrednikom na pewno ułatwiłoby procedowanie. Należy jednak zwrócić uwagę, że proponowane brzmienie tego przepisu może prowadzić do nadużyć i z kolei zbytniego rozszerzenia zakresu pojęcia „naruszyciel”.

Na koniec warto jednak zwrócić uwagę na istotne doprecyzowanie w projektowanym przepisie, zgodnie z którym zasady dotyczące pośredniej odpowiedzialności stosuje się bez uszczerbku dla art. 12–15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną^[2]. Wydaje się zatem, że przepisy dotyczące ograniczenia odpowiedzialności dostawców usług internetowych czy host providerów będą stosowane odpowiednio również w przypadku naruszeń praw do znaków towarowych.

^[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

^[2] Tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.

Pytanie o to, czy można wykorzystywać cudzy wzór przemysłowy, ma bardzo praktyczny wymiar. Staje się ono szczególnie aktualne, gdy przedsiębiorca oferuje akcesoria, części zamienne lub kompatybilne z produktami innego przedsiębiorcy i musi w jakiś sposób poinformować konsumentów o tym fakcie. Takie informowanie często odbywa się z wykorzystaniem wizerunków produktów konkurenta, które mogą być chronione zarejestrowanymi wzorami przemysłowymi. Czy zatem użycie przez jednego przedsiębiorcę przedstawienia produktu odpowiadającego zarejestrowanemu wzorowi przemysłowemu innego przedsiębiorcy jest możliwe bez narażenia się na ryzyko roszczeń? Tę kwestię rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 września 2017 r. (sprawy połączone C-24/16 i C-25/16).

Powodem zajęcia się przez Trybunał wspomnianym problemem był toczący się przed niemieckim sądem spór między spółką Nintendo, zajmującą się produkcją i sprzedażą gier wideo i konsol gier wideo (m.in. konsol gier wideo Wii oraz akcesoriów do tej konsoli), mającą kilka zarejestrowanych wzorów wspólnotowych dotyczących akcesoriów Wii, a BigBen – firmą wytwarzającą kontrolery i inne akcesoria kompatybilne z konsolą gier Wii. Firma ta używała w swoim serwisie internetowym wizerunków produktów odpowiadającym chronionym wzorom wspólnotowym Nintendo w celu sprzedaży własnych produktów.

W wyniku sporu zawisłego przed sądem niemieckim (który dotyczył również kwestii jurysdykcji) sąd krajowy zadał Trybunałowi następujące pytanie: „Czy [rozporządzenie nr 6/2002^[1]], a w szczególności jego art. 20 ust. 1 lit. c), należy interpretować w ten sposób, że osoba trzecia może przedstawiać wspólnotowy wzór przemysłowy w celach handlowych, jeżeli zamierza prowadzić sprzedaż akcesoriów do towarów odpowiadających wzorowi wspólnotowemu właściciela? Jeśli tak, to jakie kryteria mają w tym względzie zastosowanie?”.

Pytanie to zmierzało do ustalenia, czy i w jakich okolicznościach można „cytować” cudzy wzór przemysłowy, tj. używać, np. za pośrednictwem swojego serwisu internetowego, wizerunków produktów odpowiadających takim wzorom w ramach zgodnej z prawem sprzedaży produktów przeznaczonych do używania jako akcesoria do produktów zarejestrowanych jako wzory, w celu objaśnienia lub zademonstrowania wspólnego zastosowania tak sprzedawanych produktów.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 6/2002 prawa wynikające ze wzoru wspólnotowego nie są wykonywane w odniesieniu do „działań odtwarzania w celach cytowania lub nauczania, pod warunkiem że działania te są zgodne z praktyką uczciwego handlu i nadmiernie nie utrudniają zwykłego używania wzoru i że jest wskazane źródło”. Z racji tego, że nie ma ustawowej definicji cytowania, a w dodatku niektóre wersje językowe rozporządzenia (m.in. francuska i niderlandzka) posługują się określeniem „ilustracja” zamiast „cytowanie”, Trybunał musiał rozważyć zakres pojęciowy tego pojęcia.

W konsekwencji Trybunał doszedł do wniosku, że przepis ten ma na celu ograniczenie praw ze wzoru wspólnotowego na rzecz działań odtwarzania służących do objaśnienia przez osobę, która będzie się na to ograniczenie praw powoływać. W związku z tym osoba, która sprzedaje w sposób zgodny z prawem produkty przeznaczone do używania z produktami odpowiadającymi wzorom wspólnotowym i która odtwarza te wzory w celu objaśnienia lub zademonstrowania wspólnego zastosowania tych produktów, dokonuje odtwarzania w celu „cytowania” w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 6/2002.

Odnosząc się do kwestii kryteriów, jakie należy spełnić, aby bez narażenia się na roszczenia móc się powołać na powyższy przepis ograniczający prawa do wzoru, Trybunał wskazał na trzy kumulatywne warunki: zgodność działań odtwarzania z praktyką uczciwego handlu, brak nadmiernego utrudnienia zwykłego używania wzoru wskutek takich działań oraz wskazanie źródła.

Użycie cudzego wzoru przemysłowego nie będzie zgodne z praktyką uczciwego handlu, jeśli będzie realizowane w taki sposób, aby sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych miedzy osobą trzecią a właścicielem wzoru wspólnotowego lub gdy osoba używająca wzoru będzie po prostu naruszać prawa właściciela wzoru bądź czerpać nienależną korzyść z renomy handlowej, jaką cieszy się właściciel wzoru.

Drugi warunek, dotyczący braku nadmiernego utrudnienia zwykłego używania wzoru, ma na celu uniemożliwienie sytuacji, w której cytowanie miałoby negatywny wpływ na interesy gospodarcze mogące wynikać ze zwykłego używania przez właściciela należących do niego wzorów wspólnotowych. Jeśli wreszcie chodzi o obowiązek wskazania źródła, ważne jest, by rodzaj wybranego w tym zakresie wskazania umożliwiał właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi łatwe zidentyfikowanie handlowego pochodzenia produktu, który odpowiada wzorowi wspólnotowemu.

W przypadku sporu sprawdzenie, czy powyższe warunki zostały spełnione, będzie oczywiście należeć do sądu krajowego orzekającego w sprawie o naruszenie praw do wzoru wspólnotowego.

^[1] Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 003 z 05.01.2002, s. 1).

Współistnienie znaków towarowych dwóch różnych podmiotów w obrocie bywa alternatywą dla sporu z tytułu naruszenia praw do znaku. Jeśli podobne do siebie znaki (służące przeważnie do oznaczania podobnych lub identycznych produktów) mogą funkcjonować na rynku bez wprowadzania konsumentów w błąd, to jest to bardzo korzystna sytuacja, zwłaszcza dla właściciela znaku późniejszego. Tego ostatniego bowiem, oczywiście w zależności od konkretnej sytuacji, mógłby dotyczyć zakaz używania oznaczenia z tej przyczyny, że jest ono zbyt podobne do znaku wcześniejszego i rodzi ryzyko pomyłki wśród odbiorców. Czy jednak współistnienie znaków w przypadku wcześniejszego znaku unijnego musi dotyczyć całego terytorium Unii Europejskiej? I czy współistnienie znaków w określonych państwach UE wyklucza możliwość istnienia naruszenia w innych państwach członkowskich?

Tą kwestią zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 20 lipca 2017 r. (sprawa C-93/16)^[1], odpowiadając na pytania prejudycjalne powstałe w wyniku sporu między Ornua Co-operative Ltd (właściciel wcześniejszego znaku unijnego KERRYGOLD dla towarów z klasy 29, w tym dla masła; dalej jako „Ornua”) a Tindale & Stanton Ltd España, SL (właściciel znaków krajowych KERRYMAID dla towarów z klasy 29, w tym dla margaryny; dalej jako „Tindale and Stanton”).

Ornua – właściciel znaku KERRYGOLD – pozwała Tindale & Stanton z tytułu naruszenia prawa do znaku unijnego z powodu wprowadzania przez ten podmiot na terenie Hiszpanii margaryny przy użyciu znaku KERRYMAID. Tym, co wyróżnia tę sprawę, jest okoliczność, że strony postępowania twierdziły, iż ww. znaki zgodnie współistnieją na terytorium Irlandii i Wielkiej Brytanii. W toku postępowania należało zatem ustalić, czy w sytuacji, w której wcześniejszy (unijny) znak towarowy przez wiele lat zgodnie współistnieje z podobnymi krajowymi znakami towarowymi w dwóch krajach UE, wskutek czego nie ma ryzyka mylenia ich przez odbiorców, to czy brak tego ryzyka należy rozciągnąć na inne państwa członkowskie lub ogólnie na całą Unię ze względu na to, że znak unijny ma charakter jednolity? Inaczej mówiąc, należało zbadać, czy współistnienie podobnych znaków w jednym kraju UE wyklucza możliwość naruszenia w innym państwie członkowskim. Na tak sformułowane pytanie prejudycjalne musiał odpowiedzieć TSUE.

Trybunał podniósł, że jednolita ochrona przyznana przez znak unijny polega na tym, że jego właściciel jest uprawniony, na całym obszarze Unii Europejskiej, „do zakazania osobie trzeciej używania (…) oznaczenia identycznego lub podobnego dla identycznych lub podobnych towarów, [jeśli] to oznaczenie negatywnie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnioną przez ten znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia i w ten sposób stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd”. Nie jest przy tym konieczne, aby używanie takiego oznaczenia stwarzającego ryzyko konfuzji miało miejsce na terytorium całej Unii. W konsekwencji do naruszenia prawa do znaku może dochodzić także wtedy, gdy ryzyko wprowadzenia w błąd istnieje tylko w części terytorium Unii, nawet jeśli na innym terytorium Unii takiego ryzyka nie ma.

A zatem okoliczność, iż znaki KERRYGOLD i KERRYMAID zgodnie współistnieją w Irlandii i Wielkiej Brytanii, nie oznacza, że na innym terytorium nie dochodzi do naruszenia. Co więcej, sąd rozpatrujący sprawę powinien całościowo ocenić wszystkie istotne czynniki odnoszące się do tego terytorium.

Podsumowując, zgodne współistnienie znaków w określonym kraju UE nie wyklucza istnienia naruszenia w innym państwie członkowskim.

^[1] Wyrok TSUE z dnia 20 lipca 2017 r. (sprawa C-93/16, Ornua Co-operative Ltd, dawniej The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, przeciwko Tindale & Stanton Ltd España, SL):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d645de0e92d2e64cf7ab17c3299649a518.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbh10?text=&docid=193036&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588461.