Artykuł 109 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: „Rozporządzenie nr 207/2009”)[1] reguluje sposób postępowania sądów w sytuacji równoległego wytoczenia przed sądami różnych państw członkowskich powództw w sprawach o naruszenie identycznych znaków towarowych – jednego na podstawie prawa do unijnego znaku towarowego, drugiego na podstawie krajowego znaku towarowego. Przepis ten nakazuje sądowi, przed którym powództwo wytoczono później, stwierdzić z urzędu swoją niewłaściwość ewentualnie zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia kwestii właściwości sądu, przed którym najpierw wytoczono powództwo (w przypadku gdy jest kwestionowana). Dotychczas w doktrynie wyrażono dwa odmienne poglądy na temat wykładni art. 109 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 207/2009 – pierwszy, opowiadający się za niedopuszczalnością wniesienia kolejnego powództwa (niezależnie od terytorialnego zakresu sformułowanych w nim roszczeń), oraz drugi, opowiadający się za dopuszczalnością równoległego powództwa, w sytuacji gdy zakres terytorialny sporu rozpoczętego później jest szerszy niż zakres powództwa wytoczonego wcześniej. Rzecznik generalny w swojej opinii wydanej w sprawie C-231/16 proponuje trzecią możliwość wykładni ww. przepisu, postulując dopuszczenie kolejnego odstępstwa od zasady jednolitego skutku ochrony na podstawie unijnego znaku towarowego.

Tło sprawy

Opinia rzecznika generalnego została wydana w związku z pytaniami prejudycjalnymi skierowanymi do Trybunału Sprawiedliwości UE w zawisłej przed Sądem Okręgowym w Hamburgu sprawie dotyczącej naruszenia prawa do unijnego słownego znaku towarowego „Merck”. Niemiecki sąd powziął wątpliwość względem wykładni art. 109 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 207/2009 z uwagi na to, że kilka dni wcześniej dokładnie ta sama spółka, która przed sądem w Hamburgu występowała w roli powoda, wniosła do sądu w Wielkiej Brytanii powództwo o ochronę identycznego znaku towarowego na podstawie przyznanego jej prawa ochronnego na krajowy znak towarowy. Powództwo do brytyjskiego sądu wniesiono przeciwko dwóm z trzech podmiotów pozwanych w postępowaniu przed sądem w Niemczech. Powód w obu powództwach kwestionował prawo pozwanych spółek do posługiwania się nazwą „Merck” (chronioną w Wielkiej Brytanii kilkoma krajowymi znakami towarowymi oraz w całej Unii Europejskiej na podstawie słownego unijnego znaku towarowego) w serwisach internetowych oraz w portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter oraz YouTube. Mając na uwadze treść art. 109 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 207/2009, obligującego sąd, przed którym powództwo wytoczono później, do stwierdzenia swojej niewłaściwości w sytuacji wystąpienia w dwóch różnych państwach członkowskich z równoległymi powództwami o ochronę prawa do znaku towarowego na tej samej podstawie i między tymi samymi stronami, z jednym na podstawie unijnego znaku towarowego, z drugim na podstawie krajowego znaku towarowego, powód cofnął powództwo o ochronę unijnego znaku towarowego w odniesieniu do terytorium Zjednoczonego Królestwa. Pozwane spółki zakwestionowały skuteczność częściowego cofnięcia powództwa dokonanego przez powoda oraz dopuszczalność co do zasady występowania z powództwem na podstawie unijnego znaku towarowego przed Sądem Okręgowym w Hamburgu.

W zaistniałym stanie faktycznym niemiecki sąd powziął wątpliwość, czy art. 109 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 207/2009 pozwala na stwierdzenie częściowej niewłaściwości sądu, ograniczonej wyłącznie do jednego państwa członkowskiego, a także czy znaczenie w kwestii wykładni art. 109 ust. 1 lit. a) i b) ma fakt, że wykaz towarów i usług objętych rejestracją unijnego znaku towarowego jest szerszy od wykazu towarów i usług, do których odnosi się krajowy znak towarowy, na który powód powołuje się w postępowaniu przed sądem w Wielkiej Brytanii.

Opinia rzecznika generalnego

W przedstawionej opinii rzecznik generalny pochylił się nad czterema zagadnieniami prawnymi związanymi z postawionymi przez Sąd Okręgowy w Hamburgu pytaniami prejudycjalnymi. Rzecznik przeanalizował kwestię rozumienia przesłanki tożsamości stron postępowania, tożsamości roszczeń w rozumieniu art. 109 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 207/2009, wpływu cofnięcia powództwa dokonanego w toku postępowania na ocenę występowania stanu zawisłości sporu, a także znaczenie różnic w wykazie towarów i usług objętych rejestracją unijnego i krajowego znaku towarowego dla celów zastosowania art. 109 ust. 1 lit. a) lub b).

W opinii podkreślono, że celem zasady ustanowionej w art. 109 ust. 1 Rozporządzenia nr 207/2009 jest unikanie wydawania sprzecznych orzeczeń w postępowaniach toczących się między tymi samymi stronami w następstwie równoległych powództw o naruszenie, z których jedno zostało wniesione na podstawie unijnego znaku towarowego, a drugie na podstawie identycznego krajowego znaku towarowego. W ocenie rzecznika przy wykładni pojęcia zawisłości sporu na gruncie tego przepisu należy stosować trójstopniowy test dotyczący tożsamości stron, podstawy i przedmiotu roszczeń, wypracowany na gruncie wykładni art. 27 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych[2].

Zdaniem rzecznika generalnego w sporach mających za przedmiot naruszenie praw do znaków towarowych należy w sposób szeroki rozumieć przesłankę tożsamości stron postępowania, mając na względzie okoliczność, że znaki towarowe używane zwykle są w sposób jednolity przez wszystkie spółki należące do danej grupy kapitałowej. Nawet zatem gdy w postępowaniach sądowych występują różne podmioty, które jednak są ze sobą powiązane gospodarczo, z punktu widzenia celu, jakim jest unikanie sprzecznych orzeczeń, dopuszczalne jest – w opinii rzecznika – uznanie, że postępowania te toczą się między tymi samymi stronami.

Przechodząc do oceny tożsamości podstawy i przedmiotu roszczeń, rzecznik generalny zwrócił uwagę na terytorialny aspekt roszczeń z tytułu naruszenia krajowego i unijnego znaku towarowego. Wskazał na dwa funkcjonujące w doktrynie odmienne poglądy dotyczące wykładni art. 109 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 207/2009. Zgodnie z pierwszym z nich sąd, przed którym powództwo na podstawie unijnego znaku towarowego wytoczono później, jest zobowiązany do stwierdzenia swojej niewłaściwości, w sytuacji gdy powództwo, które zostało wytoczone jako pierwsze, opiera się na krajowym znaku towarowym. Natomiast stosownie do drugiego poglądu wyrażanego w doktrynie w sytuacji analogicznej do opisanej powyżej sąd nie ma obowiązku uznawania swojej niewłaściwości, jeżeli zakres terytorialny rozpatrywanego przez niego sporu jest szerszy niż zakres terytorialny sporu rozpoczętego wcześniej na podstawie krajowego znaku towarowego. W opinii rzecznika generalnego żaden z ww. poglądów nie jest właściwy, gdyż nie zapewniają one równowagi pomiędzy realizacją zasady jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego oraz dyrektywy unikania sytuacji mogących prowadzić do wydawania sprzecznych ze sobą orzeczeń. Z tego względu rzecznik proponuje, aby w sytuacjach takich jak zaistniała w niniejszym stanie faktycznym sąd, przed którym później wytoczono powództwo dotyczące naruszenia prawa do znaku chronionego na całym obszarze Unii Europejskiej, był obowiązany z urzędu stwierdzić swoją niewłaściwość jedynie częściowo, tj. w zakresie dotyczącym terytorium państwa członkowskiego, na którym chroniony jest krajowy znak towarowy będący przedmiotem sporu w równoległym postępowaniu w innym państwie członkowskim. Rozwiązanie to – w ocenie rzecznika generalnego – pozwala zapewnić właścicielowi unijnego znaku towarowego skuteczną ochronę sądową wynikającą z posiadanego przez niego prawa wyłącznego, a równocześnie – dzięki wyraźnemu rozgraniczeniu właściwości terytorialnej sądów rozpatrujących równolegle sprawy o naruszenie praw do krajowego i unijnego znaku towarowego – zapewnia realizację dyrektywy zakazującej wydawania sprzecznych ze sobą orzeczeń. Konsekwencją poglądu wyrażonego przez rzecznika generalnego jest wyróżnienie kolejnej, trzeciej możliwości wydania przez sąd orzekający w sprawie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego orzeczenia o skutku ograniczonym terytorialnie do części państw członkowskich Unii Europejskiej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że dotychczas wyróżnione w orzecznictwie przypadki tego rodzaju ograniczenia dotyczyły sytuacji, w których:

  • powód sam ograniczył terytorialnie zakres swojego powództwa lub
  • sąd właściwy w sprawach unijnych znaków towarowych uznał, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego i dowodów w określonej części obszaru terytorialnego Unii Europejskiej używanie danego oznaczenia nie stwarza prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. też artykuł A. Młoczkowskiej „Terytorialne ograniczenie jednolitego charakteru ochrony znaku unijnego”).

W opinii rzecznika generalnego umożliwienie sądom rozpatrującym powództwa o naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego stwierdzenia swojej częściowej niewłaściwości w odniesieniu do terytorium, na którym chroniony jest krajowy znak towarowy będący podstawą powództwa wytoczonego wcześniej, będzie służyło realizacji zasady skutecznej ochrony sądowej.

Oceniając pozostałe zagadnienia prawne, z którymi do Trybunału Sprawiedliwości UE zwrócił się Sąd Okręgowy w Hamburgu, rzecznik generalny uznał, że częściowe cofnięcie powództwa dokonane w toku postępowania o ochronę unijnego znaku towarowego powinno mieć znaczenie dla stosowania art. 109 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 207/2009, co w konsekwencji może skutkować odpadnięciem podstawy do uznania równolegle toczących się postępowań za tożsame. W zakresie wątpliwości niemieckiego sądu związanych z odmiennym wykazem towarów i usług, dla których zarejestrowane zostały znaki towarowe, rzecznik generalny stanął na stanowisku, że również w tym przypadku można mówić o częściowej zbieżności roszczeń uzasadniającej stwierdzenie przez sąd, przed którym powództwo wytoczono później, jedynie częściowej niewłaściwości.

Rozwiązanie zaproponowane przez rzecznika generalnego niewątpliwie uwzględnia interesy podmiotów legitymujących się prawem do unijnego znaku towarowego. Należy jednak zauważyć, że przyjęta przez rzecznika generalnego koncepcja może prowadzić do sytuacji, w których w obrocie będą występowały wyroki dotyczące identycznych znaków towarowych, wydane przez sądy różnych państw członkowskich, których rozstrzygnięcia, choć formalnie oparte o inne podstawy prawne (prawo krajowe oraz Rozporządzenie nr 207/2009) i rozgraniczone terytorialnie, będą ze sobą kolidowały. Należy również podkreślić, że jeśli niniejsza opinia rzecznika znajdzie odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Merck, dojdzie do ustanowienia kolejnego wyjątku od jednolitego charakteru ochrony unijnego znaku towarowego w całej Unii Europejskiej.

Termin wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nie został jeszcze wyznaczony.

[1] Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 10.

[2] Dz. Urz. WE L 12 z 16.01.2001, s. 1.