Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa), wprowadzająca tryb odrębny dla rozpatrywania spraw z zakresu własności intelektualnej, zawiera szereg instrumentów mających w założeniu ułatwić powodowi dochodzenie roszczeń w procesie sądowym. W konsekwencji termin „strategia procesowa” nabiera nowego znaczenia, gdyż decyzja o wyborze danego instrumentu i skorzystania z niego wymaga faktycznie strategicznego przemyślenia. Mając jednak na względzie m.in. konieczność równoważenia interesów stron, Ustawa wprowadza tzw. powództwa szczególne, które zostały przewidziane jako instrument obronny lub prewencyjny dla pozwanego lub potencjalnego pozwanego w sprawie z zakresu własności intelektualnej.

Powództwo wzajemne – przepisy ogólne

Instytucja powództwa wzajemnego nie jest nowa w procedurze cywilnej, a przepisy ogólne Kodeksu postępowania cywilnego[1] (tj. art. 204 k.p.c.) będą miały zastosowanie również do powództwa wzajemnego w sprawach własności intelektualnej. Istota powództwa wzajemnego polega na tym, że pozwany w sprawie sądowej, w odpowiedzi na roszczenia powoda, wytacza przeciwko niemu powództwo wzajemne. W konsekwencji zarówno powód, jak i pozwany pełnią w ramach tego samego postępowania podwójną rolę – powód w postępowaniu głównym jest pozwanym z powództwa wzajemnego, a pozwany w postępowaniu głównym jest powodem z powództwa wzajemnego. Przepisy k.p.c. określają, kiedy takie powództwo wzajemne może być wytoczone (musi być powiązane z powództwem głównym) oraz w jakim terminie (najpóźniej z odpowiedzią na pozew, a jeśli jej nie złożono – w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego).

Jak jest?

W wypadku wniesienia powództwa z tytułu naruszenia prawa własności przemysłowej pozwany, jeśli uznał, że prawo będące podstawą powództwa powinno zostać wyeliminowane z obrotu, ponieważ nie spełnia przesłanek wskazanych w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.), może złożyć odpowiedni wniosek przed Urzędem Patentowym RP. Zainicjowane w ten sposób postępowanie sporne przed Urzędem ma na celu rozstrzygnięcie o ważności prawa. Rozstrzygnięcie to ma fundamentalne znaczenie w sprawie toczącej się przed sądem, ponieważ może przesądzić o istnieniu lub braku naruszenia danego prawa. W konsekwencji istnieje w polskim systemie prawnym swoisty dualizm orzekania (tzw. bifurkacja). Nie wypracowano jednolitego podejścia w polskim orzecznictwie odnośnie do konieczności zawieszania spraw sądowych do czasu rozstrzygnięcia sprawy przed Urzędem Patentowym – ten temat od lat wzbudza wiele rozbieżności i kontrowersji.

Co się zmieni?

Nigdy przedtem w polskim systemie (poza postępowaniami przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych) sąd powszechny nie decydował o ważności prawa, na którym powód opierał swoje powództwo.

Wyżej opisany stan zmienia Ustawa, stanowiąc, że w sprawach dotyczących naruszenia prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli obejmuje żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub obejmuje żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Powyższa regulacja oznacza, że pozwany z tytułu np. naruszenia prawa do znaku towarowego będzie mógł wytoczyć powództwo wzajemne, domagając się unieważnienia prawa do tego znaku towarowego.

Oczywiście unieważnienie prawa do znaku towarowego, stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego lub unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy zostały spełnione odpowiednie przesłanki wskazane w p.w.p. To ten ostatni akt prawny zawiera wszystkie przepisy materialnoprawne w zakresie przesłanek ważności praw własności przemysłowej. Sąd ds. własności intelektualnej będzie musiał jednak po raz pierwszy zastosować zarówno te przesłanki, jak i reguły interpretacyjne wypracowywane przez lata przez orzecznictwo polskie i unijne.

Powództwo wzajemne będzie można wnieść przed sąd wyłącznie w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. W innych sprawach dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej (czyli przede wszystkim patentów lub praw ochronnych na wzory użytkowe) o ważności tych praw nadal orzeka wyłącznie Urząd Patentowy RP. Taki podział należy uznać za uzasadniony; przewaga Urzędu Patentowego w zakresie aspektów technicznych nie budzi wątpliwości. Dopóki w polskim systemie prawnym nie zostanie wprowadzona instytucja tzw. sędziego technicznego, dopóty taki podział powinien pozostać niezmienny.

Przebieg postępowania w razie wniesienia powództwa wzajemnego

Po spełnieniu wymogów formalnych dla pozwu wzajemnego (opisanych w Ustawie – właściwych dla wymogów formalnych pozwu oraz odpowiedniej identyfikacji unieważnianego lub wygaszanego prawa) sąd musi się zwrócić do Prezesa Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania informacji, czy przed tut. Urzędem nie toczy się już sprawa dotycząca znaku lub wzoru, którego dotyczy powództwo wzajemne. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie o to samo, ale przed dwoma różnymi organami.

W zależności od odpowiedzi Urzędu możliwe są dwa scenariusze działania. Jeśli Prezes Urzędu Patentowego RP odpowie, że nie toczy się żadna sprawa przed tym organem, to sąd zajmuje się pozwem wzajemnym i w pierwszej kolejności rozstrzyga o ważności prawa, a następnie o roszczeniach z pozwu głównego. Prawomocny wyrok w sprawie z powództwa wzajemnego przesyłany jest do Prezesa Urzędu Patentowego RP w celu dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru, a sam wyrok dotyczący unieważnienia prawa lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego ma skutek wobec osób trzecich.

Jeśli natomiast z informacji Prezesa Urzędu będzie wynikało, że przed Urzędem toczy się tożsama sprawa, to sąd zawiesi postępowanie do czasu prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP. W praktyce oznacza to ryzyko zawieszenia sprawy przed sądem na parę lat. W przepisie opisanym powyżej brakuje sprecyzowania, że informacja Prezesa Urzędu Patentowego RP musi dotyczyć postępowania dotyczącego znaku towarowego lub wzoru dokładnie w takim zakresie, w jakim wytoczone jest powództwo wzajemne. Można sobie wyobrazić sytuację, w której przed Urzędem Patentowym RP toczy się unieważnienie znaku towarowego będącego podstawą powództwa wzajemnego, ale w innym zakresie niż wskazano to w powództwie wzajemnym. Nie będą to oczywiście sytuacje częste.

Ustawa przewiduje jeszcze jeden przypadek zawieszenia postępowania przed sądem w sytuacji wniesienia powództwa wzajemnego. Zgodnie z art. 479127 Ustawy sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli toczy się inne postępowanie cywilne obejmujące żądanie, którego dotyczy wytaczane powództwo wzajemne. Odnosi się to do sytuacji, w której powód prowadzi więcej niż jedną sprawę przed sądem opartą na prawie do danego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego i tożsame powództwo wzajemne zostało wytoczone w innej sprawie cywilnej.

Wątpliwości

Mimo że regulacja dotycząca powództw wzajemnych mieści się w kilku przepisach, to nie brakuje w niej wątpliwości. Można np. wskazać na sytuację, w której z powództwem z tytułu naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego występuje licencjobiorca, a nie uprawniony z prawa wyłącznego. Licencjobiorca nie może być stroną postępowania o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia, ponieważ nie jest właścicielem prawa. Istotą powództwa wzajemnego jest tożsamość podmiotowa stron, więc wydaje się, że w takiej sytuacji wytoczenie powództwa wzajemnego nie jest możliwe, co nie odpowiada potrzebom praktyki. Wobec niedawnej nowelizacji p.w.p. licencjobiorcy zyskali znaczące ułatwienia w samodzielnym dochodzeniu roszczeń. Z kolei Rozporządzenie EU[2] w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej rozwiązało to jednym prostym przepisem, zgodnie z którym „jeżeli roszczenie wzajemne zostało podniesione w postępowaniu, w którym właściciel znaku towarowego nie jest jeszcze stroną, powiadamia się go i może zostać włączony w charakterze strony na warunkach określonych w ustawodawstwie krajowym” (art. 128 ust. 3).

Ciekawe też może być powiązanie art. 157 p.w.p. z przepisami Ustawy. Zgodnie z art. 157 p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 p.w.p. Na żądanie strony pozwanej uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie powództwa znak towarowy był używany w rozumieniu art. 169 p.w.p. Pytanie, czy zarzutowi pozwanego z art. 157 p.w.p. nie powinno od razu towarzyszyć złożenie pozwu wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

Powództwo o ustalenie braku naruszenia

Kolejnym z powództw szczególnych wprowadzonych przez Ustawę jest powództwo o ustalenie braku naruszenia, że podjęte lub zamierzone przez podmiot czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Innymi słowy, podmiot planujący określone czynności może żądać ustalenia przez sąd, że opracowane przez niego rozwiązanie (lub oznaczenie, produkt, technologia itp.) nie narusza praw wyłącznych innego, konkretnego podmiotu. Jest to działanie prewencyjne, nakierowane najczęściej na konkurenta, który może w przyszłości wysuwać roszczenia z tytułu naruszenia jego praw własności przemysłowej.

Sama instytucja powództwa o ustalenie również nie jest nowa w polskim systemie prawnym. Art. 189 k.p.c. dopuszcza takie powództwo pod warunkiem posiadania przez powoda interesu prawnego. Ustawa z kolei precyzuje przypadki, w których powód będzie taki interes prawny miał. Zgodnie z art. 479129 § 1 Ustawy interes prawny istnieje, gdy pozwany: „1) czynności, których dotyczy powództwo, uznał za naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub 2) nie potwierdził w należycie wyznaczonym przez powoda terminie, że czynności, których dotyczy powództwo, nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji”.

Ustawa precyzuje również, co należy rozumieć pod pojęciem „należycie wyznaczony termin” użytym w przepisie. Zgodnie z Ustawą termin został należycie wyznaczony, jeżeli: „1) jego wyznaczenie nastąpiło w formie pisemnej, 2) nie był krótszy niż dwa miesiące od dnia doręczenia uprawnionemu pisma oraz 3) w treści pisma powód dokładnie oznaczył czynności, które zamierza podjąć i które mogą stanowić naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, wskazując, w jakim zakresie może nastąpić naruszenie, i wezwał uprawnionego do wyraźnego potwierdzenia, że nie stanowią one naruszenia”.

Praktyka pokaże, czy to powództwo będzie faktycznie wykorzystywane przez przedsiębiorców – zakres informacji, które powinny być ujawnione potencjalnemu pozwanemu, może jednak odstraszać zainteresowanych ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa.

[1] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.