W dzisiejszym artykule chciałabym omówić rozgrywającą się przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) sprawę, na której kanwie w dniu 14 stycznia 2022 r. zapadła decyzja w postępowaniu sprzeciwowym o nr B 3 133 78. Spór toczy się pomiędzy Ainą Yang a francuską spółką Louis Vuitton Malletier, która jest właścicielem doskonale wszystkim znanego znaku „LV”:

Konflikt powstał, gdyż Aina Yang zgłosiła przed EUIPO do rejestracji znak (EUTM 018306124), który bez wątpienia ma nawiązywać do znaku „LV”, a mianowicie:

Niestety, dział sprzeciwów w EUIPO uznał sprzeciw Louis Vuitton za niezasadny i oddalił go w całości. W konsekwencji Louis Vuitton przegrał sprawę w pierwszej instancji. W związku z tym, że na pierwszy rzut oka decyzja ta może mocno zaskakiwać, warto przeanalizować uzasadnienie EUIPO w tym zakresie.

Przede wszystkim należy wskazać, że EUIPO, wydając decyzję, był zobowiązany w postępowaniu sprzeciwowym dokonać porównania oznaczeń, towarów i usług oraz oszacować, czy zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd.

EUIPO potwierdził, że porównywane towary są identyczne, co nie budzi większych wątpliwości, gdyż Aina Yang zgłosiła swój znak m.in. dla towarów klasy 25 (ubrania).

Jeśli chodzi o porównanie oznaczeń, EUIPO doszedł do następujących wniosków:

„Wizualnie znaki mają wspólną tylko literę ‘L’ i pokrywają się częściowo w stylizacji dwóch liter, a mianowicie w tym, że litera ‘L’ jest zapisana kursywą i te dwie litery są ze sobą przeciwstawne. Oznaczenia różnią się jednak wszystkimi pozostałymi elementami, a mianowicie pozostałymi literami ‘V’ we wcześniejszym znaku i ‘N’ w zakwestionowanym oznaczeniu, dodatkowymi słowami ‘LOVES VITTORIO’ zakwestionowanego oznaczenia oraz kolorystyką elementów słownych, czarny we wcześniejszym znaku i biały na czarnym tle w zakwestionowanym oznaczeniu. Stylizacja znaków nie uniemożliwia konsumentom postrzegania liter jako takich, jak wyjaśniono powyżej. Ponadto nawet jeśli stylizacja zastosowana w obu oznaczeniach jest podobna, ponieważ konsumenci są przyzwyczajeni do stylizacji elementów słownych w znakach towarowych, będą postrzegać taką stylizację jako jedynie dekoracyjne przedstawienie elementów słownych”.

Z tych powodów organ uznał, że znaki są wizualnie podobne w stopniu bardzo niskim.

„Fonetycznie, niezależnie od różnych zasad wymowy w różnych częściach przyjętego właściwego terytorium, wymowa znaków jest zbieżna tylko w brzmieniu litery ‘L’, która może być wymawiana w tej samej pozycji (np. w przypadku, gdy znaki są postrzegane jako ‘LV’/’LN’) lub nawet w innej pozycji (jeśli np. znaki są postrzegane jako ‘LV’/’NL’). Wymowa oznaczeń różni się brzmieniem pozostałych oznaczeń, a mianowicie odpowiednio brzmieniem liter ‘V’ i ‘N’ oraz brzmieniem dodatkowych słów ‘LOVES VITTORIO’ spornego oznaczenia, które nie mają odpowiedników we wcześniejszym znaku”. Dlatego na płaszczyźnie fonetycznej znak, zdaniem organu, jest podobny w stopniu bardzo niskim.

„Pod względem koncepcyjnym, chociaż odbiorcy na danym terytorium dostrzegą znaczenie zakwestionowanego oznaczenia, jak wyjaśniono powyżej, drugie oznaczenie nie ma znaczenia na tym terytorium. Ponieważ jeden ze znaków nie będzie kojarzony z żadnym znaczeniem, nie są one koncepcyjnie podobne”.

W następnej kolejności EUIPO przeszedł do oceny charakteru odróżniającego znaku wcześniejszego, tj. „LV”, oraz ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. EUIPO doszedł do wniosku, że charakter odróżniający znaku „LV” jest normalny. Wydaje się, że taka ocena (proceduralnie poprawna) przyczyniła się do niekorzystnej dla Louis Vuitton decyzji. Z uzasadnienia decyzji EUIPO wynika bowiem, że Louis Vuitton nie twierdził w postępowaniu, że znak „LV” jest szczególnie odróżniający ze względu na intensywne używanie lub renomę, chociaż z pewnością miał do tego pełne podstawy. W konsekwencji EUIPO nie mógł zrobić nic innego, jak uznać, że charakter odróżniający znaku „LV” jest zwykły/przeciętny.

To wszystko doprowadziło do końcowego wniosku, zgodnie z którym identyczność towarów i zaledwie niskie podobieństwo oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej „nie jest wystarczające, aby doprowadzić do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że druga litera jest inną literą (‘V’/’N’) oraz dość niezwykłą obecność dodatkowych słów w spornym znaku. Jak już wspomniano powyżej, samo użycie podobnej stylizacji w obecności różnych elementów oznaczeń nie jest wystarczające, by skłonić właściwy krąg odbiorców do myślenia, że sporne towary mogą pochodzić od tego samego lub powiązanego gospodarczo przedsiębiorstwa”.

Mój komentarz:

Wydaje się, że chociaż podobieństwo oznaczeń na pierwszy rzut oka jest widoczne, to stosując się do reguł i zasad porównywania oznaczeń, jakie EUIPO wypracował w swojej praktyce i jakie de facto ma obowiązek stosować, powyższe wnioski mogą zostać uznane za prawidłowe. Charakter odróżniający wcześniejszego znaku musi zawsze zostać uwzględniony przez EUIPO przy podejmowaniu decyzji dotyczącej prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Argumentem przemawiającym na korzyść stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd byłoby powołanie się przez Louis Vuitton na wzmocniony charakter odróżniający znaku „LV”. W związku z tym, że Louis Vuitton zaniechał takiego roszczenia, EUIPO nie miał innego wyjścia, jak tylko zaprzestać na ocenie samoistnego charakteru odróżniającego, który należy uznać za zwykły.

EUIPO rozpatrzył również drugą podstawę, na której Louis Vuitton oparł swój sprzeciw, a mianowicie kolizję ze znakiem renomowanym. Jak wynika z uzasadnienia decyzji EUIPO, Louis Vuitton nie przedstawił w toku postępowania żadnych dowodów na wykazanie renomy znaku „LV”, co jest niezbędne, aby można było powoływać się na kolizję ze znakiem renomowanym. W rezultacie EUIPO był zmuszony odrzucić sprzeciw w tym zakresie jako bezpodstawny.

Mój komentarz:

Przede wszystkim zastanawiające jest, dlaczego Louis Vuitton, pomimo powołania się na przesłankę kolizji ze znakiem renomowanym, nie przedstawił żadnych dowodów na tę okoliczność. Skuteczne powołanie się na renomę zawsze wiąże się z obowiązkiem jej wykazania. Być może Louis Vuitton był na tyle pewny swojej wygranej, że zrezygnował z pracochłonnej procedury udowodnienia renomy znaku „LV”. W moim odczuciu nie ulega wątpliwości, że Aina Yang, zgłaszając znak w takiej postaci, chciała się przybliżyć do powszechnie rozpoznawanego znaku „LV”. Dobrym posunięciem z jej strony było połączenie elementu graficznego z elementem słownym „Loves Vittorio”, którego dodanie, jak podkreślił także EUIPO, zmniejszyło podobieństwo oznaczeń. Warto zwrócić uwagę, że Louis Vuitton nie ma zarejestrowanego znaku UE, który łączyłby znak „LV” z elementem słownym „Louis Vuitton”. Być może Aina Yang, mając taką wiedzę, świadomie zgłosiła znak połączony. Pozostawiam jednak do przemyślenia kwestię, czy Louis Vuitton powinien mieć zarejestrowany znak towarowy właśnie w takiej konfiguracji – zapewne bowiem umożliwiłoby mu to skuteczne podniesienie sprzeciwu w niniejszej sprawie. Wydaje się, że taka marka jak Louis Vuitton powinna mieć zarejestrowane znaki towarowe w różnych konfiguracjach, aby być przygotowaną na tego typu okoliczności.

Pytanie też, czy decyzja mogłaby być odmienna, gdyby Louis Vuitton powołał się w sprzeciwie nie tylko na znak „LV”, lecz także na wcześniejsze prawo do znaku słownego „Louis Vuitton” – wówczas EUIPO skupiłby się głównie na porównaniu elementów słownych „Louis Vuitton” i „Loves Vittorio”.

Bez wątpienia również brak złożenia dowodów na wykazanie wzmocnionego charakteru odróżniającego i renomy znaku „LV” wpłynął na negatywną dla Louis Vuitton decyzję. Warto jednak podkreślić, że jest to decyzja pierwszej instancji i Louis Vuitton przysługuje prawo do złożenia odwołania do Izby Odwoławczej EUIPO. Zakładam, że takie odwołanie zostanie złożone i że sprawa ta nie zostanie zakończona na tym etapie.