Współistnienie znaków towarowych dwóch różnych podmiotów w obrocie bywa alternatywą dla sporu z tytułu naruszenia praw do znaku. Jeśli podobne do siebie znaki (służące przeważnie do oznaczania podobnych lub identycznych produktów) mogą funkcjonować na rynku bez wprowadzania konsumentów w błąd, to jest to bardzo korzystna sytuacja, zwłaszcza dla właściciela znaku późniejszego. Tego ostatniego bowiem, oczywiście w zależności od konkretnej sytuacji, mógłby dotyczyć zakaz używania oznaczenia z tej przyczyny, że jest ono zbyt podobne do znaku wcześniejszego i rodzi ryzyko pomyłki wśród odbiorców. Czy jednak współistnienie znaków w przypadku wcześniejszego znaku unijnego musi dotyczyć całego terytorium Unii Europejskiej? I czy współistnienie znaków w określonych państwach UE wyklucza możliwość istnienia naruszenia w innych państwach członkowskich?

Tą kwestią zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 20 lipca 2017 r. (sprawa C-93/16)[1], odpowiadając na pytania prejudycjalne powstałe w wyniku sporu między Ornua Co-operative Ltd (właściciel wcześniejszego znaku unijnego KERRYGOLD dla towarów z klasy 29, w tym dla masła; dalej jako „Ornua”) a Tindale & Stanton Ltd España, SL (właściciel znaków krajowych KERRYMAID dla towarów z klasy 29, w tym dla margaryny; dalej jako „Tindale and Stanton”).

Ornua – właściciel znaku KERRYGOLD – pozwała Tindale & Stanton z tytułu naruszenia prawa do znaku unijnego z powodu wprowadzania przez ten podmiot na terenie Hiszpanii margaryny przy użyciu znaku KERRYMAID. Tym, co wyróżnia tę sprawę, jest okoliczność, że strony postępowania twierdziły, iż ww. znaki zgodnie współistnieją na terytorium Irlandii i Wielkiej Brytanii. W toku postępowania należało zatem ustalić, czy w sytuacji, w której wcześniejszy (unijny) znak towarowy przez wiele lat zgodnie współistnieje z podobnymi krajowymi znakami towarowymi w dwóch krajach UE, wskutek czego nie ma ryzyka mylenia ich przez odbiorców, to czy brak tego ryzyka należy rozciągnąć na inne państwa członkowskie lub ogólnie na całą Unię ze względu na to, że znak unijny ma charakter jednolity? Inaczej mówiąc, należało zbadać, czy współistnienie podobnych znaków w jednym kraju UE wyklucza możliwość naruszenia w innym państwie członkowskim. Na tak sformułowane pytanie prejudycjalne musiał odpowiedzieć TSUE.

Trybunał podniósł, że jednolita ochrona przyznana przez znak unijny polega na tym, że jego właściciel jest uprawniony, na całym obszarze Unii Europejskiej, „do zakazania osobie trzeciej używania (…) oznaczenia identycznego lub podobnego dla identycznych lub podobnych towarów, [jeśli] to oznaczenie negatywnie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnioną przez ten znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia i w ten sposób stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd”. Nie jest przy tym konieczne, aby używanie takiego oznaczenia stwarzającego ryzyko konfuzji miało miejsce na terytorium całej Unii. W konsekwencji do naruszenia prawa do znaku może dochodzić także wtedy, gdy ryzyko wprowadzenia w błąd istnieje tylko w części terytorium Unii, nawet jeśli na innym terytorium Unii takiego ryzyka nie ma.

A zatem okoliczność, iż znaki KERRYGOLD i KERRYMAID zgodnie współistnieją w Irlandii i Wielkiej Brytanii, nie oznacza, że na innym terytorium nie dochodzi do naruszenia. Co więcej, sąd rozpatrujący sprawę powinien całościowo ocenić wszystkie istotne czynniki odnoszące się do tego terytorium.

Podsumowując, zgodne współistnienie znaków w określonym kraju UE nie wyklucza istnienia naruszenia w innym państwie członkowskim.

[1] Wyrok TSUE z dnia 20 lipca 2017 r. (sprawa C-93/16, Ornua Co-operative Ltd, dawniej The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, przeciwko Tindale & Stanton Ltd España, SL):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d645de0e92d2e64cf7ab17c3299649a518.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbh10?text=&docid=193036&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588461.