Czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części?
W jednym z ostatnich orzeczeń w sprawie C-123/20[1] Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygał w trybie prejudycjalnym, czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części.
Wzory przemysłowe są jednym z istotniejszych elementów systemu praw własności intelektualnej, które chronią postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji. Warto przypomnieć, że ochrona wzorów przemysłowych ma na celu wspierać innowacje, rozwój nowych produktów i inwestycje w ich produkcję[2]. To zadanie jest realizowane w Rozporządzeniu przez zapewnienie skutecznej ochrony wzorów wspólnotowych, przy czym wsparcie innowacji wymaga, aby chronić również wzory zawarte w produktach o krótkiej żywotności rynkowej, w odniesieniu do których twórcy pragną uzyskać szybką ochronę bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek formalności rejestracyjnych, a dla których czas trwania ochrony odgrywa drugorzędną rolę[3].
Oczywiście każdy wzór, bez względu na to, czy jest zarejestrowany, czy nie, musi spełnić przesłanki materialne udzielenia ochrony, tj. musi być „nowy” i wykazywać „indywidualny charakter”[4]. Niemniej jedynym formalnym warunkiem powstania niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest jego publiczne udostępnienie na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 Rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem uważa się, że wzór został publicznie udostępniony w Unii, „jeżeli został w taki sposób opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposób ujawniony, że wydarzenia te mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym [w Unii]”. Ponieważ przez „wzór” należy rozumieć nie tylko postać całego produktu, lecz także jego części składowe, w sprawie C‑123/20 Trybunał rozważył, czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części.
Luksusowe samochody w kolorze czerwonym i „zestawy tuningowe”
Sprawa dotyczyła jednego z modeli znanej marki samochodów Ferrari, przedstawionego po raz pierwszy w komunikacie prasowym z dnia 2 grudnia 2014 r. Model ten był produkowany w ograniczonej liczbie egzemplarzy i przeznaczony wyłącznie do jazdy na torach wyścigowych. Komunikat zawierał dwie fotografie, ukazujące widok boczny i przedni pojazdu.
Ten model pojazdu (FXX K) istnieje w dwóch wariantach, które różnią się wyłącznie kolorem elementu „V” znajdującego się na masce. W pierwszym z nich element „V” jest czarny, z wyjątkiem jego dolnej części, która jest tego samego koloru co podstawowa barwa pojazdu. W drugim wariancie element „V” jest w całości czarny.
Od 2016 r. spółka Mansory Design produkuje i sprzedaje zestawy akcesoriów do personalizacji, zwane „zestawami tuningowymi”. Służą one do zmiany innego modelu tej marki – 488 GTB, który jest seryjnie produkowanym modelem drogowym dostępnym od 2015 r. – w taki sposób, aby upodobnić go do modelu FXX K. Spółka Mansory Design oferuje kilka „zestawów tuningowych”, w tym dwie wersje „zestawu przedniego”, odzwierciedlające dwa warianty modelu FXX K – w jednej z tych wersji element „V” na masce jest koloru czarnego, z wyjątkiem jego dolnej części, w drugiej zaś jest cały czarny. W przypadku całkowitej transformacji modelu 488 GTB wymieniana jest większa część widocznego poszycia nadwozia. W marcu 2016 r., podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie, spółka Mansory Design przedstawiła pojazd, który został poddany takiej transformacji, pod nazwą Mansory Siracusa 4XX.
Zdaniem Ferrari rozprowadzanie takich „zestawów tuningowych” stanowi naruszenie praw wynikających m.in. z niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych:
- Do części modelu FXX K, na którą składają się: element maski w kształcie litery „V”, wystający z niego pośrodku i umieszczony wzdłużnie element w kształcie płetwy, nazywany „strake”, zintegrowany ze zderzakiem dwuwarstwowy spojler przedni i środkowy oraz pionowy mostek łączący przedni spojler z maską. Zdaniem Ferrari ten niezarejestrowany wzór wspólnotowy powstał w momencie opublikowania komunikatu prasowego z dnia 2 grudnia 2014 r.
- Do części modelu FXX K w postaci dwuwarstwowego spojlera przedniego, który powstał wraz z publikacją komunikatu prasowego z dnia 2 grudnia 2014 r. lub najpóźniej w momencie ukazania się w dniu 3 kwietnia 2015 r. filmu o tytule Ferrari FXX K – The Making Of.
W pierwszej instancji żądania Ferrari zostały oddalone w całości przez sąd niemiecki. Sąd apelacyjny również oddalił apelację Ferrari, uznawszy roszczenia z tytułu niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych za bezzasadne. Wobec powyższego Ferrari złożyło skargę rewizyjną do Bundesgerichtshof (Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech), który uznał, że rozstrzygnięcie zależy od wykładni Rozporządzenia, a w szczególności od tego, w jakich okolicznościach postać części produktu może zgodnie z Rozporządzeniem korzystać z ochrony jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy.
Rozstrzygnięcie TSUE
W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Trybunał przypomniał, że przedstawienie wzoru musi pozwalać na jego wyraźne określenie, tak aby inne podmioty dysponowały istotnymi informacjami dotyczącymi praw osób trzecich (zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2018 r., Mast-Jägermeister/EUIPO, C‑217/17 P, EU:C:2018:534, pkt 54, 55, 60). Ma to również zastosowanie do wzorów niezarejestrowanych, ponieważ aktualni i potencjalni konkurenci twórcy lub podmiotu korzystającego ze spornego wzoru także w takim wypadku potrzebują jasnych i precyzyjnych informacji (p. 39). Nie oznacza to jednak, że twórcy mają obowiązek ujawnienia w sposób odrębny każdej części ich produktów, w odniesieniu do których chcą skorzystać z ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego (p. 40), ponieważ byłoby to sprzeczne z celem prostoty i szybkości, który uzasadnia ustanowienie systemu niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych.
Zdaniem Trybunału, aby umożliwić ocenę przesłanek uzyskania ochrony z tytułu wzoru wspólnotowego, dana część produktu lub część składowa produktu złożonego musi być widoczna i wyodrębniona dzięki cechom, które składają się na jej szczególną postać, takim jak linie, kontury, kolory, kształty czy też specjalna tekstura[5]. Oznacza to, że postać tej części produktu lub tej części składowej produktu złożonego powinna być zdolna sama w sobie do wywołania całościowego wrażenia i nie może być całkowicie wtopiona w całościowy produkt (p. 50).
Tym samym ustalenie, czy cechy wzorów, na które powołuje się Ferrari i które dotyczą części składowych nadwozia odnośnego pojazdu, spełniają przesłanki uzyskania ochrony z tytułu niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, należy do sądu niemieckiego (sądu odsyłającego), przy czym publikacja zdjęć pojazdu może prowadzić do publicznego udostępnienia wzoru dotyczącego części tego produktu lub części składowej produktu złożonego, pod warunkiem że postać tej części produktu lub części składowej produktu złożonego będzie w ramach tego ujawnienia wyraźnie rozpoznawalna. Aby można było zbadać, czy postać ta spełnia przesłankę indywidualnego charakteru, konieczne jest, by dana część lub część składowa stanowiła widoczny fragment produktu lub produktu złożonego, wyraźnie wyodrębniony dzięki liniom, konturom, kolorystyce, kształtom lub specjalnej teksturze.
[1] Wyrok z dnia 28 października 2021 r., dostępny na stronie: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=57FC6DB6F4A0240751C88550E6DBFFD2?text=&docid=248287&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=29038363 (dostęp: 1.12.2021).
[2] Zob. motyw 6 i 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. 2002, L 3, s. 1; sprostowanie Dz. U. 2015, L 7, s. 5), dalej: „Rozporządzenie”.
[3] Czas ochrony przyznanej właścicielom niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych jest ograniczony, zgodnie z art. 11 ust. 1 Rozporządzenia, do trzech lat od daty pierwszego publicznego udostępnienia, podczas gdy wzory zarejestrowane zapewniają ochronę maksymalnie na 25 lat od dnia zgłoszenia.
[4] Zob. art. 4–6 Rozporządzenia.
[5] Zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia: „Wzór stosowany lub zawarty w produkcie, który stanowi część składową produktu złożonego, jest uważany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie:
a) jeżeli część składowa włączona do produktu złożonego pozostaje widoczna podczas zwykłego używania tego produktu; i
b) w stopniu, w jakim te widoczne cechy części składowej spełniają swoje wymogi co do nowości i indywidualnego charakteru”.