Niedawno wydany wyrok Sądu unijnego dotyczy dwóch interesujących kwestii na gruncie art. 8 Rozporządzenia 6/2002[1], który reguluje wyjątek cech funkcjonalnych wzorów (ust. 1), wyjątek przeznaczony dla tzw. cech must-fit (ust. 2) oraz ograniczenie wyjątku zarezerwowanego dla cech must-fit i zapewniającego ochronę tzw. systemom modułowym (ust. 3).

Art. 8

1. Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

2. Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu, które muszą być koniecznie odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby umożliwić produktowi, w który włączono wzór lub w którym jest on zastosowany, aby mógł zostać mechanicznie złożony lub połączony z innym produktem lub mógł zostać umieszczony w nim, na nim lub dookoła niego, tak aby oba produkty mogły spełniać swoje funkcje.

3. Bez względu na przepis ust. 2 wzór wspólnotowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 i 6, obejmuje wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach systemu modułowego.

Rozumienie powyższej regulacji okazało się być sporne w ocenie stron postępowania przed Sądem, a więc spółki Lego A/S jako skarżącej oraz EUIPO[2], który wydał zaskarżoną decyzję (wspieranego przez uczestnika postępowania – Delta Sport Handelskontor GmbH).

Tło postępowania

2 lutego 2010 spółka Lego A/S wniosła do EUIPO wniosek o rejestrację jako wzoru wspólnotowego produktu, który przedstawiono w sposób widoczny poniżej, przy czym do wniosku dodano opis wzoru „klocki z zestawu zabawek do budowania”.

Wzór został zarejestrowany przez urząd. 8 grudnia 2016 r. Spółka Delta Sport Handelskontor wniosła wniosek o unieważnienie wobec wzoru należącego do spółki Lego A/S, jako podstawę wskazując w szczególności art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002, a więc zarzut, że wzór obejmuje wyłącznie cechy postaci produktu wynikające z jego funkcji technicznej. Wydział Unieważnień oddalił jednak wniosek, w decyzji wskazując, że Delta Sport nie zdołała udowodnić, że pełnienie funkcji technicznej produktu, tj. zdolności do połączenia z innymi elementami konstrukcyjnymi w celu gry, było jedynym czynnikiem, który zadecydował o wyglądzie produktu. Zauważono również, że zestaw klocków odpowiada definicji systemu modułowego (art. 8 ust. 3 Rozporządzenia 6/2002) i że nie jest właściwe wyłączenie spornego wzoru z ochrony z tego względu.

Delta Sport odwołała się od decyzji Wydziału Unieważnień EUIPO, czego efektem było wydanie przez Izbę Odwoławczą EUIPO decyzji uwzględniającej środek odwoławczy Delta Sport i uchylenie wcześniejszej decyzji Urzędu. Po zidentyfikowaniu cech wzoru stwierdzono, że każda z tych cech jest zdeterminowana przez funkcję techniczną (tj. „możliwość łączenia, przy zachowaniu odpowiedniej stabilności, z innymi klockami z zestawu w celu stworzenia zabawkowej budowli”). W postępowaniu Delta Sport miała przedstawić przekonujące wyjaśnienia poparte ilustracjami, w jaki sposób klocki z zestawu są ze sobą łączone oraz w jaki sposób każda z cech ich wyglądu umożliwia montaż i demontaż tych klocków.

W tym stanie rzeczy Lego A/S wniosło skargę na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO, podnosząc kilka zarzutów wobec decyzji. Poniżej opisane zarzuty zostały uwzględnione przez Sąd, który uchylił decyzję Izby Odwoławczej EUIPO.

Zarzut naruszenia art. 8 ust. 3 Rozporządzenia 6/2002

Po pierwsze spółka Lego A/S zarzuciła EUIPO naruszenie art. 8 ust. 3 Rozporządzenia nr 6/2002, który powinien być uwzględniony przez urząd, a przez to wzór nie powinien być uznany za nieważny w niniejszej sprawie. Zdaniem skarżącej przepis ten powinien być interpretowany jako wyjątek od art. 8 ust. 1 Rozporządzenia nr 6/2002, bezpośrednio lub w związku z art. 8 ust. 2 tego Rozporządzenia. W przypadku uznania, że art. 8 ust. 3 Rozporządzenia nr 6/2002 stanowi wyjątek jedynie od art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia, art. 8 ust. 2 i 3 stałyby się bezskuteczne, co byłoby sprzeczne z celem regulacji, jakim jest ochrona systemów modułowych (§ 24).

Relacja cech funkcjonalnych wzoru i cech „must-fit”

W związku z powyższym Sąd musiał przeanalizować zależność pomiędzy art. 8 ust. 1 a art. 8 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia 6/2002. Wziął więc pod uwagę funkcję produktu objętego wzorem, tj. klocka przedstawionego powyżej, którą zdefiniowano jako umożliwienie składania klocka z innymi klockami i jego rozkładania. Sąd stwierdził, że jeżeli okazałoby się, że ta funkcja jest determinująca dla cech produktu objętego wzorem, wzór musiałby być uznany za nieważny na gruncie art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002. Co więcej, jeżeli w celu spełnienia powyższej funkcji okaże się, że cechy wyglądu produktu zidentyfikowane przez Izbę Odwoławczą, muszą być odtworzone w dokładnie tych samych wymiarach, aby umożliwić ich połączenie, to wchodzą one również w zakres art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Tym samym cechy wzoru mogą wchodzić w zakres zarówno art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, jak i art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia, ponieważ mogą one być podyktowane wyłącznie funkcją techniczną tego produktu, a jedocześnie stanowić „wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach systemu modułowego”, o którym mowa w art. 8 ust. 2. Sąd pokreślił tym samym, że nie każdy funkcjonalnie zdeterminowany wzór będzie stanowił cechę must-fit, i odwrotnie – nie każdy element must-fit będzie funkcjonalnie zdeterminowany. Każde z podstaw unieważnienia musi być zatem oceniane niezależnie, według innych przesłanek (§ 60-68).

Sąd potwierdził samodzielność każdej z podstaw wymienionych w art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002, co jest zgodne z wcześniejszymi wypowiedziami doktryny[3]. Zauważalne jednak były głosy, według których wyjątek przewidziany w art. 8 ust. 2 był przeznaczony nie tylko dla cech, które spełniały przesłanki wymienione w tym przepisie, ale równocześnie przesłanki wymienione w art. 8 ust. 1, a więc posiadały funkcjonalny charakter. Wydaje się, że Sąd rozwiał wątpliwości w tym zakresie. Co się jednak tyczy wniosku Sądu dotyczącego możliwości nakładania się dwóch podstaw unieważnienia w przypadku jednego wzoru – nie jest wykluczone, że założeniem ustawodawcy unijnego było raczej, aby art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002 stanowił lex specialis wobec art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia[4]. W takim wypadku jeżeli cecha wzoru byłaby uznana za tzw. cechę must-fit, nie mogłaby podlegać pod ogólny wyjątek z art. 8 ust. 1.

Ochrona systemów modułowych na gruncie art. 8 Rozporządzenia 6/2002

W zakresie z kolei relacji pomiędzy art. 8 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia 6/2002, Sąd podkreślił, że w tym zakresie należy mieć na względzie ryzyko, że jeżeli cecha wzoru spełniałaby zarówno cechy określone w art. 8 ust. 1, jak i te opisane w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002, to składający wnioski o unieważnienie woleliby zawsze za podstawę wniosku wskazywać wyłącznie art. 8 ust. 1, tj. zarzut funkcjonalności wzoru. Tym samym mogliby zapobiec sytuacji, gdzie uprawniony ze wzoru odeprze zarzut, powołując się na wyjątek zarezerwowany dla systemów modułowych, opisany w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia 6/2002 (§ 71-73).

Ze względu właśnie na to ryzyko oraz cel zapewnienia skuteczności ochrony systemów modułowych, Sąd stwierdził, że nawet, kiedy wniosek o unieważnienie wzoru wspólnotowego jest oparty wyłącznie na art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002, a uprawniony do wzoru powołuje się na wyjątek określony w art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia, urząd ma obowiązek wziąć pod uwagę również art. 8 ust. 2 i sprawdzić, czy cechy produktu nie odpowiadają tzw. cechom must-fit. Jeżeli tak, urząd musi następnie przejść do oceny, czy wniosek nie powinien być odrzucony ze względu na normę wyrażoną w art. 8 ust. 3. Jak podkreślił urząd nie można uzależniać możliwości polegania na wyjątku chroniącym systemy modułowe od woli wnoszącego wniosek o unieważnienie wzoru (§ 80-81).

Stanowisko Sądu unijnego w tym zakresie jest po części konsekwencją wcześniejszego uznania, że w przypadku jednej cechy wzoru może dochodzić do kumulacji wyjątku z art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002. Równocześnie jednak Sąd nie wskazał, że zastosowanie ochrony systemów modułowych jest wykluczone nawet w przypadku zidentyfikowania cech must-fit a jednocześnie spełnienia przesłanek z ogólnej reguły przewidzianej w art. 8 ust. 1. Tym samym przepis dotyczący systemów modułowych został przez Sąd potraktowany bardzo szeroko, co będzie korzystne dla uprawnionych ze wzorów wspólnotowych. Nie jest jednak pewne, czy tak szeroka wykładnia jest w pełni zgodna z założeniami systemu wzorów.

Zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002

Niezależnie od powyższego, skarżący, tj. Lego A/S, zarzuciła urzędowi, że dokonał błędnej oceny technicznego charakteru produktu, czym naruszył art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002. Zdaniem spółki, EUIPO miał m. in. błędnie zidentyfikować cechy produktu objętego wzorem i nie uwzględnić estetycznych aspektów, które miały wpływ na wygląd klocka (§ 87-88).

W tej części decyzji Sąd przypomniał, jak należy rozpatrywać zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002. Analiza wzoru na gruncie tego przepisu powinna bowiem być przeprowadzana w sposób usystematyzowany i ściśle określony. Na początku zatem urząd jest zobligowany określić funkcję produktu objętego wzorem. Następnie konieczne jest wymienienie cech wyglądu tego produktu. Ostatnim krokiem jest badanie, czy w świetle wszystkich istotnych obiektywnych okoliczności, cechy te są podyktowane wyłącznie funkcją techniczną danego produktu (§ 98).

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Doceram[5], obowiązująca wykładnia art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002, przy ocenie funkcjonalnego charakteru poszczególnych cech produktu, każe uwzględniać, czy funkcja techniczna produktu jest jedynym czynnikiem, który zdeterminował te cechy. Istnienie alternatywnych wzorów nie jest zatem już w tym względzie decydujące. W omawianym orzeczeniu, co ciekawe, Sąd podkreślił, że wszystkie cechy produktu muszą być uznane za funkcjonalne, żeby wzór został unieważniony. Dodał, że „jeżeli przynajmniej jedna z cech wyglądu produktu, którego dotyczy zakwestionowany wzór, nie jest podyktowana wyłącznie funkcją techniczną tego produktu, sporny wzór nie może zostać uznany za nieważny na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002” (§ 96). Na poparcie tego stwierdzenia Sąd przytoczył zapis z Propozycji Komisji z dnia 3 grudnia 1993 r. w sprawie rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych. Zgodnie z nim, konsekwencją tak rygorystycznej wykładni art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002 będzie mała liczba przypadków unieważnień wzorów na podstawie tego przepisu. Większość wzorów, zdaniem Komisji, będzie posiadać tylko niektóre cechy, które są podyktowane funkcją produktu, a to nie wystarczy do uznania wzoru za w całości funkcjonalny (§ 97).

Ten nacisk Sądu na konieczność wykazania, że wszystkie cechy wzoru muszą być uznane za funkcjonalne w celu jego unieważnienia, wydaje się próbą ograniczenia szerokiej i często krytykowanej wykładni art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002, którą narzucił Trybunał Sprawiedliwości we wspomnianym orzeczeniu w sprawie Doceram. Powinno jednocześnie zostać odnotowane odwołanie się Sądu do Propozycji Komisji z 1993 r., w której przyjęto przecież, że właściwym badaniem funkcjonalności wzoru będzie tzw. test wielości form, a więc test różny od aktualnie obowiązującego testu przyczynowego.

„Gładka powierzchnia górnej części klocka” czy „brak wypustek na górnej części klocka”?

W zakresie, w jakim Sąd oceniał przeprowadzoną przez EUIPO analizę cech produktu objętego wzorem wspólnotowym, stwierdzono, że urząd zaniechał zakwalifikowania „gładkiej powierzchni górnej części klocka” jako cechy produktu (§ 105). Zamiast tego urząd wyróżnił następujące cechy: (i) rząd wypustek na górnej powierzchni klocka; (ii) rząd mniejszych okręgów na dolnej powierzchni klocka; (iii) dwa rzędy większych okręgów na dolnej powierzchni klocka; (iv) prostokątny kształt klocka; (v) grubość ścianek klocka oraz (vi) cylindryczny kształt wypustek (§ 55). W odpowiedzi na ten zarzut urząd zauważył, że powierzchnia produktu jest jego elementem, który w niniejszym przypadku charakteryzuje się brakiem wypustek i przez to nie podlega ocenie w świetle art. 8 ust. 1 Rozporządzenia nr 6/2002. Co więcej, to do uprawnionego do wzoru (a nie do wnioskodawcy) należało, by w postępowaniu odwołać się do szczególnych proporcji gładkiej powierzchni klocka, która mogła potencjalnie nadawać wizualnego efektu produktowi (co mogłoby podważyć wniosek o jego całkowicie funkcjonalnym charakterze). Jak dodał urząd, zawsze w sprawach tego typu możliwa jest do przyjęcia linia obrony polegająca na wymienianiu kolejnych elementów wzoru, których urząd rzekomo nie wziął pod uwagę przy ocenie  (§ 106).

Sąd nie przyznał jednak racji takiej argumentacji urzędu. Podkreślił, że gładka powierzchnia górnej części klocka jest specyficzną cechą produktu i powinna była zostać wymieniona wśród innych wyróżnionych cech oraz oceniona pod kątem funkcjonalności. Nie może być sprowadzona wyłącznie do „braku wypustek na górnej powierzchni klocka” i przez to nie uwzględniona w ocenie. Dodatkowo ciężar dowodu wskazania tej cechy leży na wnioskodawcy, który wnosi o unieważnienie wzoru, a nie, jak chciał urząd, na uprawnionym. Sąd nie przyznał również racji twierdzeniu o tym, jakoby zawsze byłoby to możliwe, żeby wymieniać kolejne nowe cechy produktu i formułować na tej zasadzie zarzut przeciwko decyzjom EUIPO. Jak podkreślono, unieważnienie wzoru na gruncie art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002 zawsze musi uwzględniać wszystkie cechy wzoru (§ 107-110, 113).

Uzasadnienie wyroku Sądu wydaje się być kolejnym przykładem ograniczającej wykładni art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002. Jak widać, uznanie jakiegoś elementu za cechę danego produktu jest determinujące dla prawidłowej oceny potencjalnego naruszenia ww. przepisu. Co również wynika z omawianego orzeczenia, ten sam „fragment” wytworu – tutaj: gładka powierzchnia klocka – może zostać uznany za jego cechę podlegającą ocenie pod kątem funkcjonalności, a może również zostać zignorowany jako zbyt mało charakterystyczny, by mógł stanowić cechę („brak wypustek na górnej powierzchni”). W omawianym wyroku Sąd przychylił się do uznania, że gładka powierzchnia również stanowiła cechę klocka, a w obliczu jej potencjalnie estetycznego charakteru, decyzja EUIPO w tym zakresie była błędna.

Treść wyroku dostępna na https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239258&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8191423

[1] Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (OJ L 3, 5.1.2002, p. 1–24), dalej jako „Rozporządzenie 6/2002”.

[2] Dalej również jako „urząd”.

[3] A. Tischner [w:] W. Jarosiński, B. Widła, A. Tischner, Komentarz do rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, LEX/el. 2012, art. 8.

[4] https://ipkitten.blogspot.com/2021/04/guest-post-lego-case-t-51519-building.html

[5] Wyrok z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:17.