Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest autorem zmiany ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej jako „Ustawa”, „p.w.p”)[1], która powinna wejść w życie w styczniu 2019 r., związanej z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[2], ale nie tylko. Okazję tę wykorzystano także do wprowadzenia licznych zmian w Ustawie, które są pokłosiem stanowiska doktryny, a także orzecznictwa europejskiego. Swoje propozycje zmian przygotowuje także Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Niniejszy artykuł poświęcony jest planowanej zmianie art. 296 ust. 3 Ustawy, o której pisaliśmy już na naszym blogu. Obowiązująca wersja tego przepisu brzmi:

Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 [związanymi z naruszeniem praw ochronnych do znaków towarowych, przyp. wł.], można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku[3].

Tymczasem zgodnie z proponowaną zmianą poszerzeniu ma ulec krąg osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności:

Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego. Przepis stosuje się bez uszczerbku dla art. 12–15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną[4].

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektowanej zmiany art. 296 ust. 3 Ustawy, wynika ona

z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 (EU:C:2016:528). W wyroku tym stwierdzono, że art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/WE należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa własności intelektualnej, objęty jest m.in. dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych. Trybunał przesądził również, że warunki, którym podlega nakaz skierowany wobec ww. pośrednika, są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online. Z uwagi na to, że obecnie obowiązujące brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. nie zapewnia ochrony w tak szerokim zakresie, konieczna jest nowelizacja. Proponowany zapis przewiduje możliwość wystąpienia z roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, które nie pochodzą od uprawnionego podmiotu, ale również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego (art. 1 pkt 85 projektu)[5].

Wspomniany tu wyrok zapadł w związku z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sporze między Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA i Burberry Ltd a Delta Center a.s. w przedmiocie nakazów, których nałożenia na Delta Center domagały się skarżące w postępowaniu głównym w celu egzekwowania swoich praw własności intelektualnej. Pozwana spółka jest dzierżawcą placu targowego zwanego „Pražská tržnice” (praskimi halami targowymi, znajdującymi się w Republice Czeskiej). Poddzierżawia ona indywidualnym podmiotom handlującym stanowiska handlowe na tym placu. W zakresie możliwych sankcji we wspomnianym orzeczeniu wskazuje się (za dotychczasowym orzecznictwem), że mogą być one zastosowane jedynie wtedy, gdy zapewniają odpowiednią równowagę między ochroną własności intelektualnej a brakiem przeszkód w handlu prowadzonym zgodnie z prawem. Wyrok ten i planowane w związku z jego treścią zmiany w Ustawie będą mieć niebagatelne znaczenie w walce z handlem podrobionymi towarami, które można nabyć na targach lub bazarach w wielu miejscach w Polsce.

Należy także zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do art. 11 Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej[6] w polskim porządku prawnym planuje się traktować osobę pośredniczącą w tego typu działaniach jako naruszyciela, podczas gdy wydaje się, że sankcje nakładane na taką osobę mają odmienną naturę i nie powinno być możliwym dochodzenie względem niej roszczeń odszkodowawczych czy też o wydanie utraconych korzyści.

Jednocześnie trzeba sobie postawić pytanie, jakie kryteria należy w przyszłości brać pod uwagę, badając odpowiedzialność takich podmiotów, i czy będą możliwe do uwzględnienia okoliczności wyłączające tę odpowiedzialność. W orzeczeniu, które stanowiło asumpt do wprowadzanych zmian (choć wcale nie było to pierwsze orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność pośrednika, a właściwie bardziej wyjaśniające jej charakter), wskazano bowiem także, iż

nakazy winny być słuszne i proporcjonalne. W konsekwencji nie mogą one być nadmiernie kosztowne i nie mogą również tworzyć ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Nie można również wymagać od pośrednika ogólnego i stałego nadzorowania jego klientów. Pośrednik może natomiast zostać zmuszony do przyjęcia środków, które przyczyniają się do uniknięcia wystąpienia dalszych naruszeń tego samego rodzaju przez ten sam podmiot handlujący (zob. podobnie wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in., C‑324/09, EU:C:2011:474, pkt 138–141).

Zmiana wprowadzona do polskiej Ustawy nie zawęża jednak w żadnym zakresie odpowiedzialności osób, z usług których korzystano przy dopuszczeniu się naruszenia, a uprawniony będzie mógł sięgnąć wobec takich osób po te same środki prawne co względem bezpośredniego naruszyciela. Wskazać także należy, że w pierwotnym projekcie postulowanej zmiany zamiast określenia „osoba, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego” pojawiało się pojęcie „pośrednik”. W ramach konsultacji publicznych prowadzonych przy okazji analizowania proponowanych zmian spółka Allegro.pl dostrzegła problem nieprecyzyjności tego pojęcia, wskazując na ryzyko uznania (w skrajnych przypadkach) za taki podmiot choćby Poczty Polskiej czy nawet samego kuriera. W ramach dotychczasowych prac nad brzmieniem przepisów wątpliwości tych nie usunięto. Polska Izba Rzeczników Patentowych pod rozwagę poddawała także uzupełnienie przepisów o przesłanki odpowiedzialności pośrednika, takie jak wiedza o odbywającym się naruszeniu lub powinność posiadania wiedzy przy zachowaniu należytej staranności. Aktualnie jedyną podstawę wyłączenia mogą stanowić przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną[7]. Tym samym dalsza interpretacja proponowanej zmiany pozostaje kwestią otwartą.

W tym kontekście warto także wskazać, że zgodnie z opublikowanym w czerwcu 2018 r. sprawozdaniem Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) roczna utrata zysków ze sprzedaży w Polsce bezpośrednio związana z podrabianiem produktów w 13 sektorach osiągnęła ponad 11 miliardów zł. Pięć branż, które poniosły największe straty, to sektory leków, odzieży, wina i wyrobów spirytusowych, kosmetyków oraz smartfonów.

[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

[2] Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1.

[3] Wszystkie wyróżnienia moje – MK.

[4] http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312450/12514974/12514975/dokument344698.pdf

[5] Por. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312450/12514974/12514975/dokument344698.pdf.

[6] Dz. Urz. WE L 157 z 30.04.2004, s. 45; polskie wyd. specj., rozdz. 17, t. 2, s. 39.

[7] Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).