Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej jako „Ustawa”)[1] w związku m.in. z koniecznością wyeliminowania wskazanych przez środowiska związane z własnością przemysłową błędów w zakresie implementacji Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej jako „Dyrektywa”)[2]. W praktyce wielokrotnie pojawiały się wątpliwości dotyczące sformułowania roszczenia informacyjnego w Ustawie, w tym także w zakresie wdrożenia przepisów Dyrektywy.

W projektowanych przepisach zasadniczo nie zmieni się przedmiot udzielanych informacji, ani krąg podmiotów, do których będzie można się zwrócić o ich udzielenie (oczywiście po spełnieniu ustawowych przesłanek). Nie zastosowano też żadnych dodatkowych (nowych) zapisów, mających np. zapobiec nadużyciom w stosowaniu tej instytucji.

Zmianie mają za to ulec podstawowe przesłanki sięgnięcia po roszczenie informacyjne, które w ramach konsultowania projektu znacząco ewoluowały. One właśnie są przedmiotem niniejszego artykułu – obszerność i złożoność innych regulacji wprowadzonych przez resort, związanych choćby z kwestią rozpoznania wniosku przez sąd, wymagałaby omówienia w znacznie dłuższej formie.

W tym kontekście warto przedstawić brzmienie zarówno wyjściowej propozycji zmian, jak i ich aktualnej wersji. Pierwotną propozycję sformułowano następująco:

Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać, aby sąd nakazał pozwanemu o naruszenie tego prawa udzielenie posiadanych informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli jest to konieczne dla określenia zakresu dochodzonych roszczeń i nie narusza ustawowych obowiązków zachowania tajemnicy, a fakt naruszenia prawa został udowodniony[3].

Natomiast w aktualnej wersji proponowana zmiana brzmi:

Art. 2862. 1. Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, której ustawa na to zezwala, może wnosić do sądu właściwego do rozpoznania spraw o naruszenie tych praw, także przed wytoczeniem powództwa, o nakazanie naruszającemu udzielenia informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług, które są konieczne dla określenia zakresu dochodzonych przez uprawnionego roszczeń, jeżeli wykaże on wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji[4].

Jak wynika z przytoczonych fragmentów, w pierwotnej wersji projektowanego przepisu wskazano wprost, że roszczenie informacyjne może zostać uwzględnione tylko w razie udowodnienia faktu naruszenia oraz jedynie w celu określenia zakresu dochodzonych roszczeń – a zatem zapewne roszczeń o charakterze pieniężnym (choć w mojej ocenie nie jest to oczywiste). Warto zwrócić uwagę, że wykazanie naruszenia prawa mogło zasadniczo mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy uprawniony uzyska orzeczenie sądu w tym przedmiocie, co od razu rodziło pytanie, czy wystarczające będzie nieprawomocne orzeczenie, czy też należy poczekać do rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji. Istniało też ryzyko, że sąd nie uwzględni roszczeń o charakterze finansowym z uwagi na przedawnienie; pojawiały się również głosy, że zapis ten jest niezgodny z duchem Dyrektywy. Ponadto procedura uzależniająca możliwość sięgnięcia po roszczenie informacyjne wraz z roszczeniem o odszkodowanie lub zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści od uprzedniego wystąpienia z powództwem o zakazanie czy też usunięcie zaistniałych skutków wydawała się rozwiązaniem nadmiernie angażującym środki finansowe i czasowe uprawnionego.

W aktualnej wersji proponowanego przepisu warunki sięgnięcia po roszczenie informacyjne wyraźnie złagodzono. Zrezygnowano przede wszystkim z konieczności wykazania faktu naruszenia, co niewątpliwie przybliża znowelizowane brzmienie przepisu do aktualnie obowiązującego (art. 2861 Ustawy). Pozostawiono jednak budzące wątpliwości zapisy. Ustawodawca z jednej strony wskazuje, że roszczenie to można wnosić także przed wytoczeniem powództwa, a z drugiej, że informacje te mają być konieczne do ustalenia zakresu dochodzonych roszczeń. Skoro tak, to ustawodawca daje przyzwolenie na uzyskanie – przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania – informacji, które następnie miałyby posłużyć do określenia zakresu dochodzonych roszczeń. Czy zatem można uzyskać informacje bez konieczności wszczęcia postępowania przed sądem, czy też nie? Nie jest ponadto do końca jasne, o jakich roszczeniach jest mowa – niewątpliwie poznanie skali naruszenia może bowiem wpłynąć na decyzję o sposobie czy też celowości formułowania roszczeń zakazowych lub o usunięcie zaistniałych skutków (a zatem nie tylko tych o charakterze pieniężnym). Podkreślić wreszcie należy, że zasadność wniesienia roszczenia informacyjnego obwarowano przesłanką wykazania wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenia (rezygnując tym samym z faktu wykazania naruszenia). Sposób rozumienia tej przesłanki już wzbudza wątpliwości wobec braku analogicznej w przepisach procedury cywilnej.

Zmiany Ustawy w zakresie roszczenia informacyjnego należy uznać za nader istotne z perspektywy praktycznych aspektów wszczynania postępowań cywilnych. Niewykluczone, że będą one nadal ewoluować, czemu będziemy się przyglądać. Należy bowiem zaakcentować, że roszczenie informacyjne jest jednym z bardziej kontrowersyjnych: z jednej strony stwarza możliwość pozyskania przez konkurenta rynkowego szeregu istotnych informacji o swoim przeciwniku, lecz z drugiej strony w przypadku zaistniałego naruszenia nie ma zasadniczo innej drogi, aby uprawiony poznał skalę dokonanego naruszenia.

[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

[2] Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45.

[3] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12305951/12475890/12475891/dokument320069.pdf

[4] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12305951/12475890/12475891/dokument351694.pdf