W sierpniu 2012 r. spółka prawa tureckiego Nara Tekstil zgłosiła przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (w skrócie OHIM; obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, w skrócie EUIPO) znak towarowy słowno-graficzny „Nara Maxx”. Zgłoszenie obejmowało towary w klasach 18 i 25, tj. odzież i akcesoria skórzane, oraz usługi reklamowe i usługi sprzedaży w klasie 35. Zgłoszony przez spółkę Nara Tekstil znak miał następujący wygląd:

NM

Oznaczenie spotkało się ze sprzeciwem ze strony amerykańskiej spółki NBC Fourth Realty Corp., która powołała się m.in. na prawa do zarejestrowanego w Bułgarii z wcześniejszym pierwszeństwem znaku słownego „Maxx”, obejmującego towary i usługi w klasie 18, 25 i 35.

Wydział Sprzeciwów OHIM, po zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy, 24 lutego 2014 r. postanowił uwzględnić sprzeciw w całości oraz odmówić udzielenia ochrony zakwestionowanemu znakowi „Nara Maxx”.

W uzasadnieniu swej decyzji OHIM wskazał, że towary i usługi, których dotyczą sporne oznaczenia, są w większości identyczne, a w części podobne. Z kolei same oznaczenia wykazują podobieństwo w apekcie wizualnym i fonetycznym, ponieważ obydwa zawierają element słowny „maxx”. Ustalenia Urzędu w tym zakresie nie wywołują żadnych kontrowersji i należy je uznać za całkowicie uzasadnione.

W dalszej części swej analizy na gruncie koncepcyjnym Urząd stwierdził, że element „Nara” znaku spornego zostanie odebrany jako imię żeńskie. Z kolei element „maxx”, obecny w obydwu znakach, nie zostanie skojarzony z żadnym konkretnym znaczeniem przez docelowy krąg bułgarskojęzycznych odbiorców, w tym nie będzie przywodził na myśl koncepcji „maksimum”. Mimo że zarówno w języku angielskim, jak i w innych językach europejskich słowo „maxx” zostałoby powiązane z określeniem „maksimum” (po angielsku „maximum”), to jednak konsumenci bułgarscy posługują się cyrylicą. Zatem odpowiednikiem angielskiego wyrażenia „maximum” jest dla nich słowo „максимален”, które nie wykazuje żadnego podobieństwa ani do „maximum”, ani do „max” czy „maxx”.

Ponadto zdaniem Urzędu sam zapis elementu słownego „maxx” z dwoma literami „x” jest nietypowy, co tym bardziej wyklucza prawdopodobieństwo skojarzenia go z jakimkolwiek konkretnym znaczeniem. Wobec tych ustaleń Urząd stwierdził, że element słowny „maxx” stanowiący znak wcześniejszy i zawarty w spornym znaku unijnym posiada przeciętny poziom odróżniający.

Wziąwszy pod uwagę, że znak wcześniejszy został w całości inkorporowany w znaku późniejszym, oraz zważywszy pozostałe okoliczności rozpatrywanej sprawy, w tym identyczność towarów i usług, Urząd uznał sprzeciw za zasadny i wskazał, że ryzyko pomyłki wśród klientów jest realne, i to pomimo istnienia dodatkowego elementu w znaku późniejszym w postaci słowa „Nara”.

Od powyższej decyzji odwołał się zgłaszający znak „Nara Maxx”, jednak ustalenia Wydziału Sprzeciwów OHIM zostały w całości poparte w decyzji wydanej przez Izbę Odwoławczą.

Izba zauważyła przy tym, że nawet jeżeli alfabet łaciński jest używany m.in. w reklamach skierowanych do odbiorców bułgarskojęzycznych, to jednak nie jest to typowy dla nich sposób komunikacji. Co więcej, według Izby słowa „maxx” nie można uznać za prosty zwrot z języka angielskiego z uwagi na jego nietypową pisownię z dwoma literami „x”.

Zgłaszający znak „Nara Maxx” odwołał się do wyroku Sądu w sprawach połączonych T-305/06 do T-307/06[1], w którym Sąd uznał niski charakter odróżniający elementu „maxx” jako wskazującego na maksymalny poziom wydajności i efektywności. Odnosząc się do tego argumentu, Izba uznała, że ustalenia te nie mają zastosowania w niniejszej sprawie. Wyrok we wspomnianych sprawach wydano bowiem w roku 2005, a zatem przed datą przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej. W związku z tym ustalenia dokonane w tych orzeczeniach nie miały odniesienia do grupy odbiorców pochodzących z Bułgarii.

Wobec niesatysfakcjonującego dla Nara Tekstil rozstrzygnięcia spółka postanowiła odwołać się od decyzji Izby Odwoławczej do Sądu UE. Jednak również Sąd nie przychylił się do twierdzeń o braku podstaw do uznania sprzeciwu za zasadny.

Sąd powtórzył ustalenia Izby Odwoławczej, potwierdzając ich prawidłowość, i podkreślił, że element słowny „maxx” nie może zostać uznany za określenie o niskiej wartości odróżniającej dla odbiorców bułgarskojęzycznych, gdyż będzie raczej odbierane jako obcojęzyczne wyrażenie bez jakiegokolwiek konkretnego znaczenia. Podobnie Sąd uznał, że również określenie „Nara” zawarte w kwestionowanym znaku nie będzie miało dla docelowego kręgu odbiorców żadnego konkretnego znaczenia w stosunku do grupy produktów objętych sprzeciwem.

Sąd, dokonując oceny istnienia ryzyka pomyłki wśród odbiorców, zważył wszystkie okoliczności sprawy, w tym częściową jednorodzajowość towarów i usług oraz ich częściowe podobieństwo, i uznał, że w przedmiotowej sprawie istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd.

W opisywanej sprawie uwagę zwracają dwie istotne kwestie. Pierwszą jest dotychczasowa praktyka Urzędu, zgodnie z którą za nieodróżniające uważa się pojęcia oznaczające jedynie szczególnie pozytywne lub atrakcyjne cechy bądź funkcje towarów i usług, jeśli stosowane są oddzielnie lub w połączeniu z pojęciami opisowymi. Jako przykłady takich określeń OHIM (EUIPO) w swoich wytycznych dotyczących oceny zdolności odróżniającej elementów słownych[2] wskazuje takie określenia, jak:

  • ECO oznaczające „ekologiczny” (wyrok z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie T-328/11, „EcoPerfect”, pkt 25; wyrok z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie T-625/11 „ecoDoor”, pkt 21);
  • MEDI oznaczające „medyczny” (wyrok z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie T-470/09 „medi”);
  • MULTI oznaczające „wiele, dużo, więcej niż jeden” (orzeczenie z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie R 99/1999-1 „MULTI 2 ’n 1”; orzeczenie z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie R 904/2004-2 „MULTI”);
  • MINI oznaczające „bardzo mały” lub „niewielki” (orzeczenie z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie R 62/1999-2 „MINIRISC”);
  • PREMIUM oznaczające „najwyższą jakość” (wyrok z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie T-60/11, pkt 46–49, 56 i 58; wyrok z dnia 17 stycznia 2013 r. w połączonych sprawach T-582/11 i T-583/11 „PREMIUM L”, „PREMIUM XL”, pkt 26);
  • PLUS oznaczające „dodatkowy, ekstra, ponadprzeciętnej jakości, najlepszy w swoim rodzaju” (decyzja z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie R 329/1999-1 „PLATINUM PLUS”);
  • ULTRA oznaczające „w najwyższym stopniu” (orzeczenie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie R 333/2002-1 „ULTRAFLEX”);
  • UNIVERSAL odnoszące się do towarów, które nadają się do ogólnego lub uniwersalnego zastosowania (wyrok z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie T-435/11 „UniversalPHOLED”, pkt 22 i 28).

Wprawdzie ani element słowny „max”, ani jego modyfikacja „maxx” nie znalazły się na liście przykładowych oznaczeń nieodróżniających, jednak Urząd w wydawanych przez siebie decyzjach wskazywał już, że określenie to samo w sobie nie nadaje się do odróżniania towarów i usług. Urząd, powołując się na art. 7(1)(b) i (c) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[3], odrzucił bowiem m.in. oznaczenie „GLUEMAXX”, przeznaczone dla towarów i usług w klasach 1, 16 i 42[4].

Jak podkreśla Urząd, w tym również w komentowanej decyzji, nie jest on związany wcześniejszymi rozstrzygnięciami i oceną znaków podobnych. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że w sprawie znaku „Nara Maxx” Urząd wykonał wyraźną woltę i dokonał oceny całkowicie odmiennej od takiej, jaka wynikałaby z jego dotychczasowej praktyki.

Drugą kwestią, którą należy rozważyć, jest to, że unijny Urząd w komentowanej sprawie stanął przed trudną do rozstrzygnięcia sytuacją, w której znakowi wcześniejszemu „Maxx” została przyznana zdolność odróżniająca przez krajowy urząd w Bułgarii, na co mogło składać się wiele czynników, takich jak posługiwanie się w Bułgarii cyrylicą oraz nietypowa pisownia samego określenia „maxx”.

Element słowny „maxx” sam w sobie być może nie zostałby uznany za odróżniający, gdyby oceny dokonywał Urząd. Jednak biorąc pod uwagę liczbę języków, jakimi posługują się odbiorcy w Unii Europejskiej, nie zawsze będzie możliwe narzucenie jednej wykładni danego określenia w stosunku do całego terytorium. Z kolei jak wynika z rozstrzygnięcia Sądu w niniejszej sprawie, zróżnicowanie językowe Unii Europejskiej i związane z nią trudności z oceną zdolności odróżniającej mogą doprowadzić do sytuacji, w której określenie opisowe lub nieodróżniające dla większości Europejczyków może zostać „zawłaszczone” z uwagi na to, że nawet niewielka część odbiorców w Unii nie rozpozna w nim konkretnego znaczenia.

[1] Wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r. w połączonych sprawach T-305/06 do T-307/06, w których Sąd wskazał, że element „maxx” zawarty w znakach „FERROMAXX”, „INOMAXX” i „ALUMAXX” ma charakter określenia o znaczeniu reklamowym w takim zakresie, w jakim odnosi się do słowa „maximum”, a zatem do maksymalnego poziomu wydajności i efektywności.

[2] Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw związanych ze wspólnotowymi znakami towarowymi przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory). Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji. Dokument dostępny na stronie internetowej EUIPO, pod adresem: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_pl.pdf

[3] Nieobowiązujące już Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 1).

[4] Decyzja OHIM z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie znaku EUTM 013205844 „GLUEMAXX”.