Nie każde oznaczenie nadaje się do ochrony na podstawie wyłącznego prawa na znak towarowy. Niedawno przekonał się o tym Gene Simmons, wokalista zespołu KISS, który zawnioskował w amerykańskim urzędzie patentowym o udzielenie prawa wyłącznego na gest diabelskich rogów[1] dla usług związanych z muzyką w klasie 41.

****

Amerykańskiego zgłoszenia znaku towarowego o numerze US 87482739[2] dokonano w dniu 09/06/2017 r. dla usług z klasy 41 tj.: rozrywka, mianowicie występy na żywo wykonywane przez artystę muzycznego; występy artysty muzycznego. W związku z tym, że postępowanie zgłoszeniowe przed amerykańskim urzędem patentowym przewiduje wskazanie daty pierwszego użycia znaku (w tym daty pierwszego komercyjnego użycia), w zgłoszeniu podano, że Gene Simmons użył znaku po raz pierwszy 14/11/1974 r. i jest on używany przez niego do chwili obecnej.

kw

Źródło: baza danych TESS amerykańskiego urzędu patentowego USPTO.

Zgłoszenie gestu diabelskich rogów jako znaku towarowego spotkało się z falą krytyki[3]. Wskazywano przede wszystkim, że to nie Gene Simmons jako pierwszy używał tego gestu w muzyce. Dla przykładu wcześniej wykonał go John Lennon na okładce singla Yellow Submarine / Eleanor Rigby, wydanego w dniu 05/08/1966 r. (poniżej).

kw1

Popularyzacja gestu w muzyce bywa często przypisywana Jamesowi Dio z zespołu BLACK SABBATH, który sam przyznał, że zapożyczył go od swojej babci. Jak tłumaczył[4], gest mano cornuta (po włosku „rogata dłoń”) jest popularny we Włoszech i w zależności od sposobu użycia służy do odparcia lub przywołania przekleństwa tzw. Złego Oka (za Wikipedią[5]: Złe Oko to „pradawne i rozpowszechnione w wielu kulturach wierzenia w to, że spojrzenie pewnych osób może sprowadzać cierpienie i nieszczęście, jak ubóstwo, choroba czy nawet śmierć”).

Wracając na grunt prawa znaków towarowych, trzeba podkreślić, że gest diabelskich rogów jest standardowym przykładem oznaczenia, na które nie można udzielić prawa wyłącznego ze względu na brak charakteru odróżniającego (dla wskazanych usług). Zasadniczo nie jest tu istotne, kto jako pierwszy użył omawianego gestu dla usług związanych z muzyką. W kontekście uzyskania prawa wyłącznego na znak towarowy kluczowe znaczenie będzie miała natomiast odpowiedź na pytanie, czy dane oznaczenie (na dzień jego zgłoszenia w urzędzie patentowym) ma zdolność rejestrową jako znak towarowy[6].

Niecałe dwa tygodnie później Gene Simmons wycofał kontrowersyjne zgłoszenie znaku towarowego. Dlatego najpewniej nie poznamy już oficjalnego stanowiska ekspertów amerykańskiego urzędu patentowego w kwestii zdolności rejestrowej gestu diabelskich rogów dla usług związanych z muzyką z klasy 41. Mimo to sprawa znaku Gene’a Simmonsa skłania do ogólnej refleksji na temat natury i celu praw wyłącznych na znaki towarowe. Pokazuje, że decyzja o złożeniu w urzędzie patentowym wniosku o udzielenie ochrony na znak towarowy powinna być przemyślana, gdyż nie każde oznaczenie nadaje się do ochrony na podstawie prawa wyłącznego. Czy Gene’owi Simmonsowi naprawdę potrzebne jest prawo wyłącznego używania gestu diabelskich rogów dla usług związanych z muzyką z klasy 41? Czy faktycznie zamierzał egzekwować to prawo i zakazywać innym muzykom używania gestu lub żądać w zamian uiszczenia opłat licencyjnych?

[1] W amerykańskim języku migowym (ASL) identyczny gest stanowi akronim „ILY”, utworzony z pierwszych liter słów wyrażenia „I love you”; https://en.wikipedia.org/wiki/ILY_sign (dostęp: 15/11/2017).

[2] Dokumentacja dotycząca zgłoszenia znaku dostępna w bazie TESS amerykańskiego urzędu patentowego USPTO http://tmsearch.uspto.gov

[3] W sieci pojawiło się wiele artykułów omawiających kontrowersyjne zgłoszenie znaku towarowego. O sprawie napisał m.in. „The Washington Post”: https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/06/15/gene-simmons-of-kiss-tries-to-trademark-the-sign-language-gesture-for-love/?utm_term=.5d2c56fa2db6 (dostęp: 15.11.2017).

[4] Wypowiedź Jamesa Dio zacytowana w przywołanym wyżej artykule z „The Washington Post”: „I doubt very much if I would be the first one who ever did that. That’s like saying I invented the wheel, I’m sure someone did that at some other point […] It’s an Italian thing I got from my grandmother … It’s to ward off the Evil Eye or to give the Evil Eye, depending on which way you do it”.

[5] https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82e_oko (dostęp: 15/11/2017).

[6] Zdolność rejestrowa znaku towarowego pozwala ocenić, jakie są szanse na uzyskanie prawa wyłącznego na znak towarowy. Przed zgłoszeniem w urzędzie patentowym danego oznaczenia jako znaku towarowego zaleca się przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej.