Pytanie o to, czy można wykorzystywać cudzy wzór przemysłowy, ma bardzo praktyczny wymiar. Staje się ono szczególnie aktualne, gdy przedsiębiorca oferuje akcesoria, części zamienne lub kompatybilne z produktami innego przedsiębiorcy i musi w jakiś sposób poinformować konsumentów o tym fakcie. Takie informowanie często odbywa się z wykorzystaniem wizerunków produktów konkurenta, które mogą być chronione zarejestrowanymi wzorami przemysłowymi. Czy zatem użycie przez jednego przedsiębiorcę przedstawienia produktu odpowiadającego zarejestrowanemu wzorowi przemysłowemu innego przedsiębiorcy jest możliwe bez narażenia się na ryzyko roszczeń? Tę kwestię rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 września 2017 r. (sprawy połączone C-24/16 i C-25/16).

Powodem zajęcia się przez Trybunał wspomnianym problemem był toczący się przed niemieckim sądem spór między spółką Nintendo, zajmującą się produkcją i sprzedażą gier wideo i konsol gier wideo (m.in. konsol gier wideo Wii oraz akcesoriów do tej konsoli), mającą kilka zarejestrowanych wzorów wspólnotowych dotyczących akcesoriów Wii, a BigBen – firmą wytwarzającą kontrolery i inne akcesoria kompatybilne z konsolą gier Wii. Firma ta używała w swoim serwisie internetowym wizerunków produktów odpowiadającym chronionym wzorom wspólnotowym Nintendo w celu sprzedaży własnych produktów.

W wyniku sporu zawisłego przed sądem niemieckim (który dotyczył również kwestii jurysdykcji) sąd krajowy zadał Trybunałowi następujące pytanie: „Czy [rozporządzenie nr 6/2002[1]], a w szczególności jego art. 20 ust. 1 lit. c), należy interpretować w ten sposób, że osoba trzecia może przedstawiać wspólnotowy wzór przemysłowy w celach handlowych, jeżeli zamierza prowadzić sprzedaż akcesoriów do towarów odpowiadających wzorowi wspólnotowemu właściciela? Jeśli tak, to jakie kryteria mają w tym względzie zastosowanie?”.

Pytanie to zmierzało do ustalenia, czy i w jakich okolicznościach można „cytować” cudzy wzór przemysłowy, tj. używać, np. za pośrednictwem swojego serwisu internetowego, wizerunków produktów odpowiadających takim wzorom w ramach zgodnej z prawem sprzedaży produktów przeznaczonych do używania jako akcesoria do produktów zarejestrowanych jako wzory, w celu objaśnienia lub zademonstrowania wspólnego zastosowania tak sprzedawanych produktów.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 6/2002 prawa wynikające ze wzoru wspólnotowego nie są wykonywane w odniesieniu do „działań odtwarzania w celach cytowania lub nauczania, pod warunkiem że działania te są zgodne z praktyką uczciwego handlu i nadmiernie nie utrudniają zwykłego używania wzoru i że jest wskazane źródło”. Z racji tego, że nie ma ustawowej definicji cytowania, a w dodatku niektóre wersje językowe rozporządzenia (m.in. francuska i niderlandzka) posługują się określeniem „ilustracja” zamiast „cytowanie”, Trybunał musiał rozważyć zakres pojęciowy tego pojęcia.

W konsekwencji Trybunał doszedł do wniosku, że przepis ten ma na celu ograniczenie praw ze wzoru wspólnotowego na rzecz działań odtwarzania służących do objaśnienia przez osobę, która będzie się na to ograniczenie praw powoływać. W związku z tym osoba, która sprzedaje w sposób zgodny z prawem produkty przeznaczone do używania z produktami odpowiadającymi wzorom wspólnotowym i która odtwarza te wzory w celu objaśnienia lub zademonstrowania wspólnego zastosowania tych produktów, dokonuje odtwarzania w celu „cytowania” w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 6/2002.

Odnosząc się do kwestii kryteriów, jakie należy spełnić, aby bez narażenia się na roszczenia móc się powołać na powyższy przepis ograniczający prawa do wzoru, Trybunał wskazał na trzy kumulatywne warunki: zgodność działań odtwarzania z praktyką uczciwego handlu, brak nadmiernego utrudnienia zwykłego używania wzoru wskutek takich działań oraz wskazanie źródła.

Użycie cudzego wzoru przemysłowego nie będzie zgodne z praktyką uczciwego handlu, jeśli będzie realizowane w taki sposób, aby sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych miedzy osobą trzecią a właścicielem wzoru wspólnotowego lub gdy osoba używająca wzoru będzie po prostu naruszać prawa właściciela wzoru bądź czerpać nienależną korzyść z renomy handlowej, jaką cieszy się właściciel wzoru.

Drugi warunek, dotyczący braku nadmiernego utrudnienia zwykłego używania wzoru, ma na celu uniemożliwienie sytuacji, w której cytowanie miałoby negatywny wpływ na interesy gospodarcze mogące wynikać ze zwykłego używania przez właściciela należących do niego wzorów wspólnotowych. Jeśli wreszcie chodzi o obowiązek wskazania źródła, ważne jest, by rodzaj wybranego w tym zakresie wskazania umożliwiał właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi łatwe zidentyfikowanie handlowego pochodzenia produktu, który odpowiada wzorowi wspólnotowemu.

W przypadku sporu sprawdzenie, czy powyższe warunki zostały spełnione, będzie oczywiście należeć do sądu krajowego orzekającego w sprawie o naruszenie praw do wzoru wspólnotowego.

[1] Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 003 z 05.01.2002, s. 1).