W ostatnim czasie wiele kontrowersji wywoływały zagadnienia proceduralne dotyczące ochrony praw na dobrach niematerialnych. Jedną z przyczyn takiego stanu było wprowadzenie w ubiegłym roku do Kodeksu postępowania cywilnego[1] nowego rodzaju postępowania odrębnego poświęconego właśnie sprawom własności intelektualnej[2].Wątpliwości procesowe wyrażały również sądy, co niejednokrotnie skutkowało zwróceniem się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE o interpretację prawa unijnego. Warto przybliżyć chociaż niektóre z takich postanowień wydanych w mijającym roku.

I. Postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej do sygn. akt XXII GWo 99/20 zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prejudycjalnym:

a) Czy art. 8 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej[3] powinien być rozumiany w ten sposób, że dotyczy on środka ochrony praw własności intelektualnej, przysługującego jedynie wtedy, gdy zostanie stwierdzone w tym lub innym postępowaniu przysługiwanie prawa własności intelektualnej uprawnionemu?

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie a):

b) Czy art. 8 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 Dyrektywy powinien być rozumiany w ten sposób, że wystarczające jest uprawdopodobnienie, że środek ten dotyczy istniejącego prawa własności intelektualnej, a nie udowodnienie tej okoliczności, w szczególności w sytuacji, w której żądanie udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług poprzedza dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej?

Powyższe wątpliwości powstały w sprawie zainicjowanej wnioskiem o wezwanie do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej. Żądanie to zostało zgłoszone przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie praw własności intelektualnej. Podstawą prawną wniosku był art. 479113 k.p.c.[4], który stanowi implementację art. 8 Dyrektywy[5].

Wniosek o udzielenie informacji złożyła właścicielka sklepów internetowych z artykułami dekoracyjnymi. Wnioskodawczyni twierdzi, że przysługują jej autorskie prawa majątkowe i osobiste do grafik, których reprodukcje sprzedaje obowiązany 1., a dostarcza mu obowiązany 2. Według obowiązanego 1. sporne grafiki nie spełniają jednak przesłanek utworu w rozumieniu prawa autorskiego, a ponadto uprawniona nie wykazała, by przysługiwały jej do nich autorskie prawa majątkowe.

Problem wykładni prawa unijnego powstał wyłącznie w odniesieniu do jednej z grafik sprzedawanej przez obowiązanego 1. i dostarczanej przez obowiązanego 2., w której wykorzystano tekst i układ grafiki pochodzącej od uprawnionej, ale z zastosowaniem innych rodzajów czcionki i elementów graficznych[6].

Sąd odsyłający uznał, że przesłankę rozstrzygnięcia wniosku o udzielenie informacji stanowi ustalenie, czy uprawnionej przysługują prawa własności intelektualnej, co uwarunkowane jest odpowiedzią na pytanie, czy prawa, na które się powołuje, są związane z dobrami objętymi ochroną wynikającą z Dyrektywy i czy okoliczność ta powinna być stwierdzona w postępowaniu o udzielenie informacji, czy też jedynie uprawdopodobniona.

W uzasadnieniu przedstawionego pytania prejudycjalnego zwrócono uwagę na występowanie w polskiej doktrynie prawa dwóch przeciwnych wykładni art. 479113 k.p.c. Według pierwszego poglądu, w odróżnieniu od przepisów implementujących art. 6 i 7 Dyrektywy, ‘wykazanie w wiarygodny sposób okoliczności wskazujących na naruszenie prawa’ z art. 479113 k.p.c. oznacza obowiązek ich udowodnienia. Zgodnie z drugim poglądem wystarczające jest uprawdopodobnienie tych okoliczności[7].

Zdaniem sądu za koniecznością udowodnienia przysługiwania prawa własności intelektualnej przemawia art. 4 ust. 1 lit. a Dyrektywy[8]. Według tego przepisu „za osoby uprawnione do występowania o zastosowanie środków, procedur i środków naprawczych określonych w niniejszym rozdziale Państwa Członkowskie uznają: a) właścicieli praw własności intelektualnej, zgodnie z przepisami odpowiedniego prawa”. Odniesienie do „właściciela praw”, a nie „osoby, która jest domniemanym podmiotem praw własności intelektualnej” ma być tym bardziej istotne, że w art. 9 ust. 1 Dyrektywy posłużono się pojęciem „domniemanego naruszyciela”.

W postanowieniu zauważono, że z dotychczasowego orzecznictwa TSUE[9] wynika, iż w postępowaniu dotyczącym żądania informacji z art. 8 Dyrektywy nie jest konieczne stwierdzenie naruszenia prawa własności intelektualnej, a jedynie uprawdopodobnienie okoliczności naruszenia. Wątpliwe jednak dla sądu pozostaje, czy rozumowanie to można zastosować także do kwestii, czy w ogóle wnioskodawcy przysługują prawa własności intelektualnej.

Ostatecznie sąd odsyłający zaproponował odpowiedź pozytywną na pierwsze pytanie, tzn. żądanie udzielenia informacji z art. 8 ust. 1 Dyrektywy przysługuje jedynie wtedy, gdy zostanie stwierdzone przysługiwanie uprawnionemu prawa własności intelektualnej. W razie gdyby TSUE nie podzielił tej oceny, sąd zasugerował, że odpowiedź na pytanie drugie powinna być negatywna, czyli nie jest wystarczające uprawdopodobnienie, że środek ochrony dotyczy istniejącego prawa własności intelektualnej – konieczne jest udowodnienie tej okoliczności.

II. Pytanie prejudycjalne skierowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r., sygn. akt XXII GWzt 63/19[10], zostało zadane w sprawie dotyczącej roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych do znaków towarowych. Powodem jest spółka prawa amerykańskiego. Wyprodukowany przez niego sprzęt elektroniczny i opatrzony przysługującymi mu unijnymi znakami towarowymi jest dystrybuowany na terytorium RP przez jeden podmiot, z którym powód zawarł umowę dystrybucyjną. Towary takie wprowadzał na rynek polski również pozwany, jednak bez zgody powoda, a produkty nabywał od innego sprzedawcy niż autoryzowany dystrybutor na terytorium RP. Powód domaga się w postępowaniu sądowym m.in. zakazania pozwanemu naruszania przysługujących mu praw z unijnych znaków towarowych, nakazania wycofania z obrotu i zniszczenia towarów oznaczonych unijnym znakiem towarowym powoda, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez powoda lub za jego zgodą. Pozwany powołuje się natomiast na zasadę wyczerpania prawa.

W toku postępowania ustalono, że powód stosuje systemy oznaczeń swoich produktów, ale w przypadku niektórych egzemplarzy towarów stwierdzenie, na który rynek zostały one przeznaczone, wymaga skorzystania z narzędzia informatycznego, którym dysponuje powód (m.in. bazą danych).

Sąd postanowił przedstawić TSUE pytanie, czy zgodna z prawem unijnym, w szczególności ochroną swobody przepływu towarów w UE, jest praktyka sądów krajowych, które uwzględniając roszczenia z tytułu naruszenia praw wyłącznych do unijnego znaku towarowego i orzekając o zajęciu towarów w postępowaniu zabezpieczającym, odwołują się w treści orzeczeń do „przedmiotów, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą”. Sąd zwraca uwagę, że takie określenie nie jest wystarczająco precyzyjne i o jego desygnatach w istocie będzie rozstrzygał organ egzekucyjny na podstawie oświadczeń uprawnionego lub dostarczanych przez niego narzędzi. Ponadto kwestionowanie takich ustaleń organu egzekucyjnego przez obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym jest niemożliwe lub ograniczone[11]. Prowadzi to do ryzyka, że orzeczone zakazy i nakazy zostaną na etapie postępowania egzekucyjnego zastosowane także do egzemplarzy towarów, co do których prawo wyłączne na znak towarowy uległo wyczerpaniu. Zdaniem sądu odsyłającego rozwiązaniem tego problemu mogłoby być odwołanie się w treści orzeczenia np. do oznaczeń czy numerów seryjnych egzemplarzy produktów oznaczonych znakami towarowymi, których dotyczą orzekane zakazy lub nakazy[12].

W uzasadnieniu postanowienia zauważono, że nawet na gruncie prawa krajowego opisywana ogólna redakcja orzeczenia może być kwestionowana, gdyż realizacja rozstrzygnięcia sądu o żądaniach stron powinna być możliwa na podstawie samej treści sentencji, bez potrzeby odwoływania się do uzasadnienia lub dokonywania dalszych czynności.

III. Pytanie pierwsze zadane postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2021 r., sygn. akt XXII GWzt 69/14[13], dotyczy zasadniczo tego samego zagadnienia, co przedstawione w pkt. II powyżej. Dodatkowo sąd powziął wątpliwość, czy uprawniony z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (obecnie unijnego znaku towarowego) może powołać się na uprawnienie do uniemożliwienia osobom trzecim używania znaku towarowego w obrocie handlowym bez jego zgody[14], w przypadku gdy: 1) uprawniony prowadzi w EOG oraz poza nim dystrybucję towarów oznaczonych znakiem towarowym za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów, którzy mogą dokonywać dalszej sprzedaży towarów odbiorcom innym niż końcowi, wyłącznie należącym do oficjalnej sieci dystrybucji, a jednocześnie autoryzowani dystrybutorzy zobowiązani są do nabywania towarów jedynie od innych autoryzowanych dystrybutorów lub od podmiotu uprawnionego do znaku towarowego; 2) towary oznaczone znakiem towarowym nie mają cech odróżniających, które pozwoliłyby na ustalenie miejsca ich wprowadzenia do obrotu przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą, a uprawniony nie udostępnia żadnego narzędzia ani nie stosuje systemu oznaczeń – pozwalających potencjalnemu nabywcy towaru oznaczonego znakiem na samodzielną weryfikację legalności obrotu tymi towarami na terytorium EOG przed nabyciem towaru – i odmawia dokonania takiej weryfikacji na prośbę nabywcy; 3) pozwany nabył towary oznaczone znakiem na obszarze EOG i odebrał oświadczenia od sprzedawców towarów oznaczonych znakiem, że mogą one być legalnie przedmiotem obrotu na terytorium EOG.

[1] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, dalej: „k.p.c”).

[2] Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288, z późn. zm.).

[3] Dalej: „Dyrektywa”.

[4] Art. 479113 § 1 k.p.c.: „Na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaże on w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie, sąd może przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wezwać naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia”.

[5] Art. 8 ust. 1 Dyrektywy: „Państwa Członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę, u której […]”.

[6] Uprawniona powołała się również na przysługujące jej roszczenia związane z nieuczciwą konkurencją. W postanowieniu przyjęto, że dwie pozsotałe grafiki sprzedawane przez obowiązanego są niewolniczymi kopiami grafik uprawnionej, a uprawniona uprawdopodobniła i udowodniła, że obowiązany 1. je sprzedawał. Zatem ochrona przysługuje w tym przypadku na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie jest konieczne ustalenie przez sąd odsyłający, czy są to utwory.

[7] Jako przedstawicielkę pierwszego stanowiska sąd przywołał m.in. E. Stefańską w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478–1217, red. M. Manowska, Warszawa 2021, art. 479(113); natomiast drugi pogląd został przypisany T. Targoszowi w: Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,[w:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2021, art. 80.

[8] Przepis ten odnosi się również do środków określonych w art. 8 Dyrektywy.

[9] Wyrok TS z dnia 18 stycznia 2017 r., C-427/15, NEW WAVE CZ, a.s. vs. ALLTOYS, spol. s r.o., ZOTSiSPI 2017, nr 1, poz. I–18.

[10] Sprawa z powództwa Harman International Industries Inc. vs. AB SA, sygn. akt przed TSUE: C-175/21.

[11] Wskazano, że problem ten dotyczy także m.in. egzekucji postanowień w przedmiocie nakazania wyjawienia informacji oraz zastosowania środków tymczasowych.

[12] Sąd odsyłający stwierdził, że w odniesieniu do towarów, które znajdą się w posiadaniu pozwanego po wydaniu orzeczenia, ochrona swobodnego przepływu towarów również nakazywałaby możliwość ich jednoznacznego identyfikowania jako wprowadzonych lub niewprowadzonych do obrotu na terytorium EOG.

[13] Sprawa z powództwa Hewlett-Packard Development Company LP vs. Senetic SA, sygn. akt przed TSUE: C-367/21.

[14] Mowa o ochronie na podstawie art. 9 i art. 102 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego – obecnie art. 9 i art. 130 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.