Na targach E3 dnia 6 czerwca 2011 r. Sony zapowiedziało wydanie nowej przenośnej konsoli do gier PlayStation Vita, z dumą wskazując, że drugi człon nazwy oznacza po łacinie „życie”. Prawdopodobnie niewiele później zorientowano się jednak, że znak słowny Vita został już zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej przez niemieckie przedsiębiorstwo Vitakraft pet care GmbH & Co. KG (EUTM 2290385) w stosunku do dużej liczby klas. Sony potrzebowało niespełna trzech miesięcy, aby nabyć część praw z pierwotnego znaku Vita i zarejestrować znak (EUTM 9993361) obejmujący klasę 9, w tym m.in. następujące towary: nośniki danych zawierające programy, oprogramowanie komputerowe; nośniki dźwięku i/lub obrazu (niepapierowe).

10 lat batalii

Po upływie dwóch tygodni od rejestracji znaku Vieta Audio SA wniosła o jego unieważnienie na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a rozporządzenia 207/2009[1] (obecnie art. 58 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001[2]), zarzucając brak rzeczywistego używania znaku Vita (EUTM 9993361) między 14 października 2006 r. a 13 października 2011 r.

Sony w odpowiedzi wskazało, że znak był intensywnie promowany w ww. okresie. Jako dowody załączyło materiały marketingowe (w tym publikacje z oficjalnych stron internetowych PlayStation), zrzuty ekranu publikacji branżowych traktujących o ogłoszeniu nowej konsoli, filmy promujące konsolę na konferencjach branżowych, ogłoszenie prasowe dot. sprzedaży PlayStation Vita na świecie oraz inne podobne materiały. Sony próbowało też argumentować, że w 2007 r. wydało grę pt. Aqua Vita polegającą na możliwości interakcji z wirtualnym akwarium, co miałoby dowodzić używania przez tę firmę znaku Vita przez większość relewantnego okresu.

Wydział Unieważnień (Cancellation Division) OHIM nie podzielił argumentacji przedstawionej przez Sony i 30 czerwca 2014 r. unieważnił znak Vita (EUTM 9993361) w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których został zarejestrowany, ze skutkiem od daty doręczenia wniosku o unieważnienie.

Następnie Sony rozpoczęło proces odwoławczy, który trwał niemal 7 lat. Dwukrotnie sprawa było referowana niższym instancjom (orzeczenia T-35/16 oraz T-690/18).

Zarzuty Sony w Drugiej Izbie Odwoławczej EUIPO

Ostatecznie sprawa trafiła do Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO, która również nie zgodziła się z Sony, wskazując m.in., że dowody przedstawione przez firmę na poparcie rzeczywistego używania dotyczyły promocji PlayStation Vita jako konsoli do gry, a nie „nośnika danych zawierającego programy”. Izba wskazała także, że funkcja nośnika wspomniana w dowodach przedstawionych przez Sony była w swej naturze akcesoryjna, ponieważ służyła głównie do przechowywania oprogramowania do samego urządzenia. Powyższy tok rozumowania został zastosowany również w stosunku do „nośników dźwięku i/lub obrazu”.Spowodowało to, że Izba nie uznała ww. materiałów marketingowych i promocyjnych jako wystarczających do wykazania używania znaku w stosunku do kategorii towarów, dla których został zarejestrowany znak Vita.

Izba rozpatrywała także, czy karty pamięci (cartridges), kompatybilne z konsolą PlayStation Vita, na których znajdowało się oznaczenie PSVita,mogłyby zostać uznane za spełniające przesłankę rzeczywistego używania znaku w odniesieniu do klasy „nośnika danych”. Jednakże ze względu na brak datowania przedstawionego przez Sony dokumentu dot. przedmiotowych kart pamięci niemożliwe było stwierdzenie, czy znak był wykorzystywany w relewantnym okresie na terenie UE.

Izba ostatecznie nie zgodziła się też z próbą argumentacji Sony opartą na podstawie używania znaku poprzez wykorzystywanie go w grach takich jak Aqua Vita, wskazawszy na ich ochronę odrębnymi prawami ochronnymi, a także – ponownie – brak odpowiedniego datowania i sprecyzowania niektórych z przedstawionych dowodów.

Ostatecznie, chcąc wykazać się danymi sprzedażowymi mającymi za zadanie wsparcie twierdzenia o używaniu znaku, Sony zaprezentowało jedynie dwa e-maile – nie wskazało żadnych faktur ani innych dokumentów, jak również nie przedstawiło żadnego oświadczenia lub dokumentu, który mógłby spełnić wymogi art. 78 ust. 1 lit. f rozporządzenia 207/2009. Z tego względu Izba zdecydowała, że te dowody także nie mogą świadczyć o rzeczywistym używaniu znaku przez Sony.

Wziąwszy pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, Izba zdecydowała, że Sony nie wykazało rzeczywistego używania znaku na terytorium UE w relewantnym okresie. Sony zaskarżyło tę decyzję Izby Odwoławczej.

Wyrok Sądu

Sąd zaczął swój wywód od naszkicowania ogólnych zasad interpretacyjnych stosowanych w odniesieniu do rzeczywistego używania znaku. Wskazał, że ratio legis instytucji rzeczywistego używania znaku nie jest ochrona znaków towarowych w przypadku używania takiego znaku na dużą skalę w związku z sukcesem biznesowym danego przedsiębiorstwa, lecz rzeczywiste używanie znaku powinno mieć miejsce w sytuacji, w której dany znak jest używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, czyli gwarantuje rozpoznawalność towarów i usług, w stosunku do których został zarejestrowany. Sąd dodał również, że dowiedzenie używania znaku nie może wynikać jedynie z domysłów, lecz musi być udokumentowane solidnymi i obiektywnymi dowodami.

Następnie Sąd odniósł się do każdego z czterech zarzutów podniesionych przez Sony. W każdym z nich przyznał ostatecznie rację Izbie Odwoławczej – jednocześnie nie podniósł żadnych nowych istotnych argumentów, tylko ograniczył się do odtwórczego przywołania uzasadnienia decyzji Izby. Tym samym Sąd postanowił oddalić skargę Sony.

Komentarz

Sprawa T-561/20 powinna być traktowana jako przestroga nie tylko dla przedsiębiorstw, którym zależy na skutecznej ochronie swoich znaków towarowych, lecz także dla pełnomocników zajmujących się ich rejestracją lub reprezentujących swoich klientów w sporach znakowych. Czytając uzasadnienie przedmiotowej sprawy, nie sposób pozbyć się wrażenia, że ta dekada, którą Sony spędziło w sądach, była do uniknięcia na przynajmniej kilku etapach. Po pierwsze wszystko wskazuje na to, że Sony niedokładnie przeprowadziło proces due dilligence przed nabyciem części praw do znaku EUTM 9993361, więc nie zabezpieczyło się przed potencjalnym wnioskiem o unieważnienie. Po drugie wydaje się, że zakres towarów, dla których został zarejestrowany znak, był nietrafiony i przyczynił się do niekorzystnego dla Sony rozstrzygnięcia. Po trzecie brak rzetelnego udokumentowania i przedstawienia dowodów na rzeczywiste używanie znaku był ostatnim czynnikiem, który wręcz uniemożliwił skuteczne zapobieżenie unieważnienia nabytego przez Sony znaku, co jest tym bardziej rażące, że PlayStation Vita sprzedało się ostatecznie na świecie w ponad 16 mln egzemplarzy.

[1] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.