Znak towarowy, który nie był używany w sposób rzeczywisty w okresie pięciu lat od dnia rejestracji, może podlegać sankcji wygaśnięcia. Znak towarowy nie musi być przy tym używany w postaci identycznej z zarejestrowaną. W świetle art. 18 ust. 1[1] unijnego rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE (dalej jako „EUTMR”)[2] wystarczy, aby był używany w postaci, która nie zmienia odróżniającego charakteru znaku – bez względu na to, czy w postaci, w jakiej jest używany, znak ten jest również zarejestrowany na rzecz danego właściciela. W dniu 18 lipca 2017 r. zapadło kolejne potwierdzające tę już ugruntowaną w prawie UE i doktrynie zasadę orzeczenie, tym razem w sprawie T-110/16, w której Sąd UE w Luksemburgu oddalił skargę amerykańskiej spółki Savant Systems LLC, wnioskującej o stwierdzenie wygaśnięcia słownego znaku unijnego SAVANT, należącego do spółki Savant Group Ltd z Wielkiej Brytanii[3]. Sąd UE wskazał m.in., że znak towarowy może być używany w postaci niezmieniającej odróżniającego charakteru znaku, gdy jest używany w połączeniu z innymi znakami, w tym w szczególności z tzw. sub-brandami lub dodatkowymi elementami słownymi. Zdaniem Sądu UE fakt używania znaku w charakterze nazwy firmy nie wyklucza używania tego oznaczenia w funkcji znaku towarowego.

****

Amerykańska spółka Savant Systems LLC złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia w całości słownego znaku unijnego SAVANT (EUTM 32 318), zarejestrowanego dla towarów i usług z klas 9, 16, 41 i 42. Podstawę wniosku stanowił zarzut braku rzeczywistego używania znaku w okresie pięciu lat w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany (ówczesny art. 51 ust. 1 lit. a) EUTMR[4]).

Uprawniony wykazywał rzeczywiste używanie znaku słownego SAVANT m.in. na podstawie materiałów dowodowych w postaci broszur reklamowych, portfolio usługowo-produktowych, faktur, tabel z danymi sprzedażowymi, reklam, artykułów prasowych, materiałów promocyjnych oraz dokumentacji uczestnictwa w targach i wystawach branżowych. Na fakturach znak słowny SAVANT był używany wraz z dodatkowymi elementami graficznymi i słownymi:

sa

Z kolei na broszurach reklamowych, portfolio usługowo-produktowych, w artykułach i reklamach prasowych znak słowny SAVANT był używany w postaci graficznej wraz z dodatkowymi elementami słownymi stanowiącymi dane kontaktowe uprawnionego lub z nazwą jednego z sub-brandów uprawnionego, takich jak HEMATOS, PULSE czy MATACO, w szczególności w poniższej postaci:

sa2

sa3

W pierwszej instancji Wydział Unieważnień EUIPO uznał, że znak był używany tylko dla niektórych usług z klasy 42 (tj. dla usług oprogramowania komputerowego i usług doradczych związanych z oprogramowaniem komputerowym). Dopiero na skutek odwołania uprawnionego Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO oceniła, że rzeczywiste używanie znaku SAVANT zostało udowodnione również dla innych usług z klas 41 i 42 oraz dla towarów z klasy 9 (oprogramowanie komputerowe). W rezultacie amerykańska spółka Savant Systems LLC (wnioskodawca o wygaśnięcie) złożyła skargę na decyzję EUIPO do Sądu UE w Luksemburgu w oparciu o zarzut naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) w związku z art. 15 EUTMR[5]. Podnoszono w niej, że przedstawione w sprawie dowody na używanie świadczyły o używaniu nazwy firmy uprawnionego, a nie znaku towarowego SAVANT.

Sąd oddalił skargę wnioskodawcy o stwierdzenie wygaśnięcia, wskazując, że fakt używania znaku słownego w charakterze nazwy firmy nie wyklucza używania tego oznaczenia w funkcji znaku towarowego (pkt 26–27 omawianego wyroku, zob. również wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie T‑353/07, Esber przeciwko OHIM – Coloris Global Coloring Concept, EU:T:2009:475, pkt 38 i zacytowane tam orzeczenia). Sąd przypomniał, że używanie nazwy handlowej na fakturach może być wystarczające dla stwierdzenia rzeczywistego używania znaku (pkt 31 omawianego wyroku, zob. również wyrok Sądu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie T‑463/12, Popp i Zech przeciwko OHIM – Müller-Boré & Partner (MB), EU:T:2014:935, pkt 36–47). Co więcej, Sąd UE potwierdził, że znak towarowy może być używany w postaci niezmieniającej charakteru odróżniającego, gdy jest używany w towarzystwie innych znaków, w tym w szczególności wraz z tzw. sub-brandami lub dodatkowymi elementami słownymi stanowiącymi dane adresowe uprawnionego (pkt 32–33 omawianego wyroku, zob. również wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie T‑29/04, Castellblanch przeciwko OHIM – Champagne Roederer, EU:T:2005:438, pkt 33–34, oraz wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie T‑504/09, Völkl przeciwko OHIM – Marker Völkl, EU:T:2011:739, pkt 100). Sąd podkreślił również, że używanie znaku towarowego dla usług z reguły musi być ustalone w sposób pośredni, tj. na podstawie istnienia związku pomiędzy znakiem a świadczonymi usługami. Sąd wskazał przy tym, że obecność znaku towarowego SAVANT w nagłówku faktur, w broszurach, portfolio produktowych, reklamach i artykułach prasowych jest wystarczająca dla ustalenia istnienia tego związku (pkt 34–35 komentowanego wyroku, zob. również wyrok Trybunału z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C‑17/06, Céline SARL przeciwko Céline SA, EU:C:2007:497, pkt 23).

[1] Artykuł 15 ust. 1 lit. a) w poprzedniej wersji rozporządzenia (zob. przypis nr 2).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, s. 1). W okresie od 23 marca 2016 r. do 30 września 2017 r. obowiązywało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz. Urz. UE L 341 z 24.12.2015, s. 21). Wcześniej, tj. od 14 kwietnia 2009 r. do 22 marca 2016 r. obowiązywało Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 1). Skrótowiec „EUTMR” odnosi się do każdego z tych rozporządzeń w okresie jego obowiązywania.

[3] Sąd UE oddalił skargę spółki amerykańskiej na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie R 33/2015-4.

[4] Artykuł 58 ust. 1 lit. a) w aktualnej wersji rozporządzenia.

[5] Obecnie odpowiednio art. 58 ust. 1 lit. a) i art. 18 EUTMR.